Art. 29 Cst. al. 2, Art. 4 CC, Art. 11 LPM al. 1, Art. 12 LPM al. 1, Art. 12 LPM al. 3
Après l’écoulement du délai légal de grâce de 5 ans, une marque n’est protégée que dans la mesure où elle a effectivement été utilisée en relation avec les produits et services revendiqués (voir art. 11 al. 1 et art. 12 al. 1 LPM). Cette exigence d’usage correspond à la fonction commerciale de la marque et doit également empêcher que des marques soient enregistrées à titre de réserve. En cas de non-usage, l’action en radiation est donnée en l’absence de juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Si le défaut d’usage est rendu vraisemblable, le titulaire de la marque doit apporter la preuve de l’usage, respectivement de l’existence de justes motifs l’ayant empêché (art. 12 al. 3 LPM). En l’espèce, le Tribunal de commerce a considéré que le défaut d’usage constaté était dû à de justes motifs, à savoir une procédure parallèle opposant les parties, dans laquelle la recourante contestait la validité d’une des marques également en cause dans la présente procédure et cherchait à en faire interdire l’utilisation à l’intimée (consid. 2). Le respect du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. n’implique pas que le Tribunal se détermine sur chacun des griefs soulevés par les parties et les réfute un à un expressément. La Cour peut au contraire limiter son examen à ceux des points importants pour la décision (consid. 2.2). Dans le cas particulier, la recourante ne remet pas fondamentalement en question le fait que l’introduction d’une action en constatation de la nullité et en interdiction puisse constituer un juste motif de non-utilisation de la marque concernée. Dans la mesure où la recourante ne prétend pas que sa demande intentée dans la procédure parallèle serait dépourvue de chances de succès, il n’est pas démontré ni évident qu’il ne s’agirait pas d’une menace que l’intimée devrait raisonnablement prendre en compte. Dans ces circonstances, le fait de considérer, à l’instar de l’autorité précédente, qu’il ne saurait être exigé de l’intimée qu’elle utilise la marque pendant la durée de la procédure parallèle pendante, ne viole pas le droit fédéral. Le point de savoir si un juste motif existe au sens de l’art. 4 CC relève d’une question d’appréciation dans l’examen de laquelle le TF ne s’immisce qu’avec retenue (consid. 2.3).
Nathalie Tissot, Vincent Salvadé, Steve Reusser, Yves Bauer
Art. 13 LPM al. 2bis, Art. 5 LPM
Selon l’art. 13 al. 2bis LPM, le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits de fabrication industrielle même lorsque ces actes sont effectués à des fins privées (consid. 4.1). Les actions civiles de l’art. 55 LPM sont également ouvertes contre les actes visés par l’art. 13 al. 2bis LPM. L’importateur agissant à des fins privées (importations capillaires) peut être actionné même s’il n’a commis aucune faute (sauf dans les cas visés par l’art. 55 al. 2 LPM) (consid. 8.1.3). L’action en interdiction de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM présuppose l’existence d’un intérêt digne de protection, qui n’existe qu’en présence d’une menace de violation, supposant que le comportement du défendeur fasse sérieusement craindre une violation future. Tel peut notamment être le cas lorsque des violations similaires ont été commises dans le passé, ou lorsque le défendeur nie le caractère illicite des actes commis (consid. 9.3.1). Selon l’instance précédente, rien ne permet d’établir que le défendeur avait l’intention d’importer en Suisse des montres « ROLEX » contrefaites, notamment parce que les montres étaient affichées sans marque sur Internet, et qu’il ne devait donc pas s’attendre à ce que des montres portant les marques verbales et figuratives en question lui soient livrées. En outre, il n’a pas contesté que l’importation de montres contrefaites constitue une violation du droit à la marque de la demanderesse. Selon l’instance précédente, rien n’indique donc qu’il risque de passer à l’avenir d’autres commandes de ce type (consid. 9.3.2).
Nathalie Tissot, Vincent Salvadé, Steve Reusser, Yves Bauer
Art. 6quinquies CUP lit. B ch. 2, Art. 5 PAM al. 1, Art. 2 LPM lit. a
l’art. 5 al. 1 PAM renvoie, concernant les motifs d’exclusion à l’enregistrement à la CUP dont l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 mentionne les cas dans lesquels une marque est dépourvue de toute force distinctive et appartient ainsi au domaine public. Cette réglementation conventionnelle correspond aux motifs d’exclusion de l’art. 2 LPM dont la lit. a exclut les signes appartenant au domaine public de la protection du droit des marques (consid. 3.1.1). Les raisons de cette exclusion résident soit en un besoin de libre disposition, soit en l’absence de force distinctive, voire en un mélange des deux. Il suffit que la marque dans son ensemble soit dotée de force distinctive, respectivement ne soit pas frappée d’un besoin de libre disposition. La question de savoir si les destinataires de la marque voient dans le signe une référence à une entreprise déterminée pour les produits revendiqués doit être tranchée en fonction de l’ensemble des circonstances. Un signe est protégeable lorsqu’il est doté à titre originaire du minimum de force distinctive nécessaire pour individualiser les produits et services enregistrés et qu’il permet ainsi à leurs destinataires de les reconnaître dans l’offre générale des produits et services du même genre (consid. 3.1.2). Le TF détermine librement, en tant que question de droit, comment le cercle des destinataires pertinents est constitué et comment ceux-ci perçoivent – pour les biens de consommation courante – le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (consid. 3.1.3). L’instance précédente a retenu, sans que cela ne soit contesté, qu’un signe qui correspond à la forme du produit lui-même ou à celle de son emballage est soumis aux mêmes conditions d’enregistrement que les marques tridimensionnelles et leurs emballages. Il en résulte que comme la forme d’un produit ou de son emballage identifie en premier lieu le produit lui-même et pas provenance industrielle, il ne suffit pas pour admettre qu’il soit doté de force distinctive que ce signe se démarque par sa configuration particulière. Il faut bien plus que sa particularité frappante serve également à en indiquer la provenance, ce qui n’est généralement pas admis pour les catégories de produits pour lesquels la liberté de forme est grande dans la mesure où le signe revendiqué comme marque ne se distingue pas clairement des formes usuellement utilisées (consid. 3.2). Les produits revendiqués par la recourante sont des biens de consommation courante (jouets) destinés généralement à un acheteur final en Suisse dont le degré d’attention n’est pas très élevé. Les figurines de jeu sont prisées des enfants, ainsi que des adultes qui s’occupent d’enfants, mais sont aussi utilisées par des adultes en tant qu’articles de jeu et de jouets pour la baignade, de sorte que leur cercle de destinataires peut être considéré comme large et déployant un degré d’attention peu élevé (consid. 3.5.1). Il est notoire que les figurines de jeu présentes sur le marché offrent des configurations très diverses et cela en particulier pour l’ensemble des secteurs de produits pour lesquels l’autorité précédente a refusé la protection. Un signe est exclu de la protection dès lors qu’il se révèle non susceptible de protection même pour une partie seulement des produits ou services entrant dans la classe revendiquée (consid. 3.5.2). Pour qu’une protection puisse entrer en ligne de compte, il faudrait que les figurines concernées se démarquent de ce qui est usuel et attendu dans le domaine de manière telle qu’elles soient perçues comme identificatrices de la provenance (industrielle des produits concernés). Ce qui n’est pas le cas. Les différentes caractéristiques mises en évidence par l’autorité précédente ou par la recourante dans la physionomie du chien ou l’habillement de l’elfe seront perçues par le public comme des éléments esthétiques de style. Elles se limitent à conférer aux signes (et par là même aux produits représentés) une apparence attirante sans pour autant les distinguer de par leur impression d’ensemble suffisamment d’autres configurations. Les acheteurs de figurines de jeu sont habitués à la diversité des configurations possibles qui peuvent aussi parfois leur paraître étranges de par leur excentricité. Les destinataires perçoivent les signes comme une représentation singulière d’un chien, respectivement d’un elfe, mais pas comme une référence à une entreprise déterminée et cela même s’il devait être admis un haut degré d’attention du cercle des destinataires pertinent. Le fait que les figurines puissent être conçues de façon à les rendre frappantes ne les dote pas de force distinctive (consid. 3.5.3). Cela vaut aussi pour les produits pour lesquels le signe du chien beige/brun a été revendiqué mais auquel l’instance précédente a dénié la force distinctive nécessaire pour être protégé. Dans ce segment de produits également, les personnages de jeu peuvent revêtir des formes très diverses dans lesquelles les créations revendiquées entrent sans peine en particulier si cela est jugé, comme cela doit être le cas en l’espèce, en fonction de la perception qu’en aura un consommateur final moyennement attentif. Même si la texture que présente cette réalisation (qui rappelle la bure) est plutôt surprenante pour des jouets de baignade, des jouets gonflables et autres, cela ne va pas au-delà des variations attendues possibles de ce type de réalisations et ne conduit pas à ce que le signe se distingue de ce qui est usuel d’une manière qui le dote de force distinctive (consid. 3.5.4).
Nathalie Tissot, Vincent Salvadé, Steve Reusser, Yves Bauer
Art. 3 LPM al. 1, Art. 6 LPM, Art. 11 LPM, Art. 13 LPM
Le droit à la marque confère, selon l’art. 13 LPM, au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer. Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes qui sont similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l’art. 3 al. 1 lit. c LPM). Un tel risque existe lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. Tel est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits par la similitude des signes et attribuent les produits qui portent l’un ou l’autre de ceux-ci au mauvais titulaire de la marque ; ou lorsque le public fait bien la différence entre les signes, mais déduit de leur similitude de faux liens entre leurs titulaires (consid. 2.1). L’autorité précédente a constaté que l’intimée No 1 a enregistré ses marques « OTTO-Versand » pour la Suisse en 1979 et « OTTO » en 1994, alors que la recourante a déposé elle ses marques « OTTO’S » et « OTTO’S » (fig.) en 1998 et 1999 (consid. 2.2). L’intimée peut ainsi prétendre à un droit de priorité pour les produits et services enregistrés par les deux parties, au sens de l’art. 6 LPM (consid. 2.2.1). Ne peut par contre pas être suivi le point de vue de l’autorité précédente selon lequel la prestation de service « vente par correspondance » pour laquelle l’intimée 1 bénéficie d’un droit de priorité par rapport à la recourante, concernerait la vente de produits sur Internet. La simple vente ou distribution de produits n’entre pas dans la notion de prestations de service de commerce de détail, indépendamment du type de canaux de vente par lesquels elle intervient. La vente de marchandise sur catalogue ou par Internet ne constitue pas un service au sens du droit des marques ; au contraire, les produits vendus sont distingués par la marque, quel que soit leur mode de distribution (consid. 2.2.2). L’art. 11 al. 1 LPM prévoit qu’après l’échéance du délai de carence de l’art. 12 LPM, la marque est protégée pour autant qu’elle soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. Cette obligation d’usage correspond à la fonction commerciale de la marque et tend simultanément à empêcher que des marques soient enregistrées quasiment à titre de réserve. En cas de non-usage, une action en radiation peut être intentée (consid. 2.3). En vertu du principe de la territorialité, le droit à la marque n’est donné que par le dépôt et l’usage en Suisse. L’intimée No 1 n’a, de manière incontestée, pas utilisé ses marques en Suisse. La recourante aurait ainsi en principe pu agir en radiation de ces marques. L’intimée No 1, dont le siège est en Allemagne, peut toutefois de prévaloir de la convention entre la Suisse et l’Allemagne du 13 avril 1892 (RS 0.232.149.136) dont l’art. 5.1 prévoit qu’un usage de la marque en Allemagne vaut usage de la marque en Suisse, le droit suisse déterminant ce qui est retenu comme constitutif d’usage. Sur la base de ses marques antérieures « OTTO » et « OTTO-Versand », l’intimée No 1 pourrait interdire à la recourante l’utilisation de sa marque postérieure « OTTO’S » dans la mesure où il en résulte un risque de confusion. La recourante s’est cependant prévalue de la péremption. Une péremption du droit d’agir ne doit pas être admise à la légère puisque seul l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé. L’exercice tardif d’un droit peut ainsi être abusif lorsqu’il repose sur une méconnaissance fautive de la violation de ce droit et que l’auteur de la violation peut avoir considéré de bonne foi que l’absence de réaction constituait une tolérance de cette violation. La jurisprudence exige en plus que l’auteur de la violation se soit constitué dans l’intervalle une situation digne de protection. Si l’autorité précédente s’est bien basée sur ces principes pour examiner la question de la péremption du droit d’agir, elle aurait dû considérer que les conditions d’une péremption du droit d’agir étaient remplies en l’espèce, en particulier étant donné l’étendue de la position digne de protection que s’est constituée la recourante et le fait que l’intimée a non seulement toléré l’utilisation du signe postérieur, mais a expressément renoncé à invoquer son droit de priorité. L’intimée No 1 ne peut ainsi pas invoquer son droit à la marque prioritaire pour interdire à la recourante l’usage du signe « OTTO’S » (consid. 2.3.2). L’autorité précédente peut être suivie sur le point que la péremption du droit d’agir de l’intimée No 1 vis-à-vis de la recourante ne débouche pas sur une perte du droit à la marque prioritaire qui, au contraire, en tant que droit absolu demeure vis-à-vis de tous les autres participants au marché. Il n’existe aucune raison pour que la recourante puisse de son côté, sur la base de l’art. 3 al. 1 LPM, exclure l’intimée No 1, en tant que titulaire d’un droit prioritaire, de la protection du droit des marques (consid. 2.3.3). Il en résulte que chacune des parties peut utiliser ses marques pour distinguer les produits et les services qui ont été revendiqués, sans que l’autre partie puisse le lui interdire sur la base du droit des marques (consid. 2.3.4).
Nathalie Tissot, Vincent Salvadé, Steve Reusser, Yves Bauer
Art. 956 CO al. 2, Art. 13 LPM al. 2
Relativement à l’utilisation d’un signe protégé sur Internet, le TF n’a pas encore eu à se prononcer sur les conditions de droit matériel qui doivent être remplies sur le plan territorial pour qu’on puisse admettre l’existence d’une violation des droits sur ce signe en Suisse. En raison du principe de territorialité, une violation des droits de propriété intellectuelle en Suisse suppose l’existence d’un « lien territorial » avec la Suisse. La simple accessibilité d’une page Internet ne constitue pas en elle-même un usage juridiquement pertinent d’une marque dans un pays donné. Pour admettre un tel usage, il faut qu’il existe un rapport qualifié entre l’utilisation du signe et le pays concerné, et qu’elle soit couverte par le champ d’application d’un droit de propriété territorialement limité (consid. 3.3.1). La question des conditions auxquelles on peut admettre l’existence d’un « lien territorial suffisant » se pose pour chaque juridiction, en raison de la nature globale d’Internet. C’est pourquoi l’OMPI et l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ont adopté en 2001 une « recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet ». Bien qu’elle ne soit pas formellement juridiquement contraignante, cette recommandation doit être prise en compte comme aide à l’interprétation, en raison de la nature transfrontalière de la problématique et de la nécessité, pour la résoudre, d’une approche coordonnée au niveau international. Selon l’art. 2 de la recommandation commune, l’utilisation d’un signe sur Internet est assimilée à l’utilisation de ce signe dans un Etat membre si elle a des « incidences commerciales » dans cet Etat. L’art. 3 al. 1 dresse une liste non exhaustive d’éléments pouvant être pris en considération pour déterminer si tel est le cas, l’al. 2 précisant que ces facteurs ne constituent que des indications et que la conclusion dépendra des circonstances du cas d’espèce. Dans un cas concret, les effets de l’utilisation de la marque sur les intérêts économiques nationaux du titulaire du droit doivent être pris en compte. Pour apprécier si l’utilisation d’un signe sur Internet a un lien économique suffisant avec la Suisse, il faut avant tout mettre en balance les intérêts de l’utilisateur du signe et ceux du titulaire du droit de propriété national (consid. 3.3.2). Comme le soulignent à juste titre les plaignantes, la recommandation commune trouve son origine dans une époque où toute utilisation de signes sur Internet était nécessairement mondiale et ne pouvait être fractionnée territorialement. Par conséquent, la recommandation ne tient pas compte de la possibilité, apparue depuis, de limitations géographiques de territoires sur Internet au moyen de mesures techniques. Aujourd’hui répandues, les mesures dites de géoblocage et de géociblage permettent de définir les zones géographiques dans lesquelles différents contenus sont mis à disposition sur Internet. Dans l’évaluation des « incidences commerciales » de l’utilisation d’un signe sur Internet, ces possibilités de restrictions d’accès doivent être prises en compte dans la nécessaire mise en balance des intérêts en jeu (consid. 3.3.3). Le domaine Internet « merck.com » présente un lien territorial suffisant avec la Suisse pour admettre un usage du signe « Merck » en Suisse. Notamment, les défenderesses appartiennent à un important groupe pharmaceutique, actif au niveau mondial, et également présent en Suisse pour certaines d’entre elles. Elles exercent incontestablement une activité opérationnelle en Suisse, dans le cadre du développement et de la distribution de produits pharmaceutiques et de produits connexes. Contrairement à ce qu’a considéré l’instance précédente, le fait que les produits soient commercialisés en Suisse sous un autre signe n’est pas déterminant, car ce qui importe est l’effet économique de l’utilisation du signe sur Internet. Le fait qu’aucun produit ne puisse être commandé en Suisse via le site « merck.com » n’est pas non plus déterminant. Par ailleurs, c’est à tort que l’instance précédente considère comme nécessaire pour qu’on puisse admettre un lien suffisant avec la Suisse que le site Internet en cause ait un lien plus intense avec la Suisse qu’avec d’autres pays. En outre, le fait que les défenderesses exploitent les sites « msd.com » et « msd.ch » ne s’oppose pas à l’admission d’un lien suffisant avec la Suisse de « merck.com » (consid. 4.2). Il existe donc bien en l’espèce, par l’utilisation du site Internet « merck.com », une « incidence commerciale » suffisante sur la Suisse et, donc, un usage du signe en Suisse (consid. 4.3). L’usage de la marque d’un tiers à des fins d’information n’est possible que lorsqu’il est effectué pour désigner l’offre de ce dernier. En l’espèce, l’utilisation par les défenderesses des signes « Merck » ou « Merck Manual » sur des présentoirs accrochés dans une salle de réception pour se désigner ou pour désigner leur groupe et leurs produits constitue, même dans l’hypothèse où il avait pour but d’informer sur l’histoire du groupe, un usage tombant sous le coup des art. 13 al. 2 LPM et 956 al. 2 CO (consid. 6.4.2.1). Il est courant pour les entreprises, comme pour d’autres organisations privées et publiques, d’utiliser des adresses électroniques qui contiennent leur propre signe. Par conséquent, l’utilisation par certaines des défenderesses de l’élément « @merck » dans leurs adresses électroniques ne revêt pas qu’une fonction purement technique, mais aussi une fonction distinctive. L’utilisateur moyen, confronté à une adresse du type « prénom.nom@merck.com », reconnaît que la personne qui l’utilise appartient au groupe « Merck » (consid. 6.5.1).
Nathalie Tissot, Vincent Salvadé, Steve Reusser, Yves Bauer