Art. 3 al. 1 lit. b, 11 al. 1, 12 al. 1, 31, 32 LPM ; 22 al. 3 OPM
Dans le cadre de l’examen des pièces devant attester de l’usage sérieux d’une marque, l’autorité ne peut pas prendre en considération les documents qui ne fournissent aucune indication géographique quant à leur utilisation (illustrations de produits, enveloppes, cartes de vœux), qui ne sont pas datés (extraits de site web, cartes de visite), qui ne présentent pas de lien avec les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (lettre de mise en demeure, courriel avec des tiers, extrait de l’annuaire), qui se réfèrent à une entreprise plutôt qu’à ses marchandises et/ou prestations (utilisation du signe en lien avec une adresse et un numéro de téléphone ; cartes postales, flyer, articles de journaux, publicité, liste de prix, factures) ou qui ne peuvent pas être reliés au titulaire de la marque. De même, la présence de la marque opposante, en tant que soutien, sur les affiches, les prospectus et les flyers, d’une manifestation qu’elle n’a pas organisée, ne permet pas d’établir un usage sérieux de la marque. Si l’acceptation du titulaire de la marque ne peut pas être établie, les pièces démontrant un usage par un tiers ne peuvent pas être retenues (affiches, prospectus, flyers et programmes de workshop, extraits de site web, articles de magazines) (consid. 6.2). Le simple enregistrement d’un nom de domaine quasi identique à la marque ne constitue pas en lui-même un usage sérieux. Pour établir cet usage sérieux par le biais d’un site Internet, il est nécessaire de démontrer que les clients consultent le site web et commandent des produits par ce biais (consid. 9.1.1). L’inscription de la marque dans l’annuaire (consid. 9.1.10) ou l’utilisation du signe enregistré avec le symbole « copyright » © (consid. 9.1.14) ne constituent pas un usage à titre de marque. Le recours est rejeté (consid. 9.3).
Nathalie Tissot, Vincent Salvadé, Daniel Kraus, Anaïc Cordoba, Julien Dubois, Charlotte Boulay, Frédéric Erard
Art. 5 lit. C ch. 2 CUP ; 2 al. 2 CC ; 11 al. 1 CO ; 2 lit. a, 4, 11 al. 1, 11 al. 2, 12 al. 1, 35 lit. c, 52 LPM ; 1 al. 1 ch. 1, 2 al. 1 ch. 1 LPAP
La marque doit être utilisée comme elle est enregistrée puisque ce n’est qu’ainsi qu’elle aura le caractère distinctif qui correspond à sa fonction. Une utilisation dans une forme ne différant pas fondamentalement de celle du signe enregistré suffit toutefois, au sens de l’art. 11 al. 2 LPM, ce qui permet au titulaire un usage dynamique de sa marque tenant en particulier compte de l’évolution des exigences du marché et de la concurrence. Il convient cependant que l’élément central de la marque qui lui donne son caractère distinctif soit conservé. Ce qui n’est le cas que si le public considère que le signe utilisé dégage, malgré ses différences, une même impression d’ensemble que le signe enregistré, et reconnaît donc la même marque dans la forme qui est utilisée. Il faut ainsi se demander si le public voit un seul et même signe dans la marque enregistrée et celle qui est utilisée, et si les éléments modifiés, qu’il s’agisse d’ajouts ou de suppressions, ne sont dotés d’aucun caractère distinctif propre. Les exigences en matière d’identité de signe dans l’élément central de la marque sont dans ce cas plus strictes que lorsqu’il est jugé du risque de confusion entre deux signes (consid. 2.2.2). Il n’y a pas de principe général selon lequel une marque combinée enregistrée serait utilisée de manière suffisante pour maintenir le droit à la marque lorsque son titulaire n’utilise que l’élément verbal doté de force distinctive. Il convient au contraire d’examiner ce qu’il en est dans chaque cas particulier en tenant compte des circonstances concrètes. Dans la marque enregistrée « », le cercle vide entre la lettre « M » et le mot « WATCH », qui est abandonné dans l’utilisation faite de la marque, ne constitue pas un simple élément figuratif accessoire sans influence sur l’impression d’ensemble dégagée par la marque. Au contraire, la marque combinée « » est influencée par la présence de ce cercle vide entre ses deux éléments verbaux qui sont en eux-mêmes à peine distinctifs, puisqu’en tant que signe de l’alphabet seul non imposé par l’usage ainsi qu’en tant que désignation descriptive des produits revendiqués, ils appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Il en résulte que l’élément graphique supprimé dans la version utilisée du signe est déterminant pour l’impression d’ensemble de la marque, et que son abandon la modifie de manière significative. L’utilisation du signe « M-WATCH » n’est donc pas suffisante pour valider la marque « » au sens de l’art. 11 al. 2 LPM (consid. 2.3.1). Du moment que les éléments verbaux « M » et « WATCH » sont à peine distinctifs et appartiennent au domaine public selon l’art. 2 lit. a LPM, l’élément graphique du cercle vide qui les relie joue un rôle prépondérant comme élément distinctif de la marque. Il en résulte que même des modifications légères de cet élément central de la marque peuvent modifier le caractère distinctif de celle-ci. Le remplacement de ce cercle vide par un cercle plein comprenant une croix suisse (« ») n’est ainsi pas une modification mineure de la forme enregistrée de la marque. Au contraire, cette modification change la force distinctive de l’ensemble du signe, de sorte que le public ne voit plus la même marque dans le signe qui est utilisé. Ce d’autant que la croix suisse bénéficie, en relation avec les montres notamment, d’un impact particulier dans l’esprit du public en terme de garantie de qualité qui est aussi de nature à influencer le caractère distinctif. De plus, de la manière dont est utilisée cette croix suisse, qui se fond graphiquement dans la marque elle-même, n’est pas perçue comme une indication indépendante de la marque ou comme un simple ornement. L’utilisation ainsi faite de la croix suisse n’est pas purement décorative et le fait que la LPAP en exclue l’enregistrement comme marque (art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP et art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP) ne doit pas avoir pour effet de permettre de valider le signe différent qui a fait lui l’objet d’un enregistrement comme marque (consid. 2.3.2). L’utilisation de la marque « M-WATCH MONDAINE » sur les bracelets de différentes montres intervient en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, selon l’art. 11 al. 1 LPM. La relation fonctionnelle nécessaire exigée peut en effet intervenir aussi autrement que par l’apposition de la marque sur l’objet vendu, du moment que le public comprend l’utilisation comme une indication concrète de la provenance du produit. Il importe que l’utilisation faite de la marque permette aux consommateurs d’y voir un moyen de différenciation des produits ou services concernés. La marque atteint ce but lorsqu’elle peut être rapportée à certains produits ou services, ce qui est le cas en l’espèce. L’apposition sur les bracelets de montre du signe « M-WATCH MONDAINE » est rapportée par l’acquéreur des montres aux montres-bracelets elles-mêmes qui forment un tout avec leur bracelet (consid. 2.4). L’action en radiation d’une marque déposée sans droit par un partenaire commercial du véritable ayant droit selon l’art. 4 LPM entre en ligne de compte aussi lorsque le rapport contractuel entre les parties n’a pas été formalisé, mais résulte d’une collaboration entre elles de longue durée (consid. 3.2.1-3.2.3). Le droit d’agir en constatation de la nullité d’une telle marque enregistrée sans droit ne se périme pas au sens de l’art. 2 al. 2 CC pendant la durée de la collaboration entre les parties (consid. 3.1 et 3.2 en particulier consid. 3.2.2).
Nathalie Tissot, Vincent Salvadé, Daniel Kraus, Anaïc Cordoba, Julien Dubois, Charlotte Boulay, Frédéric Erard
Art. 4 LPM, art. 6 LPM, art. 11 al. 1, 2 et 3 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD
Les exigences relatives à la convergence entre la marque enregistrée et le signe utilisé pour admettre que la marque est utilisée (art. 11 LPM) sont plus élevées que les exigences relatives à la similarité entre deux signes pour admettre un risque de confusion (consid. 6.4.2 in fine). Vu que les différences portent sur des éléments faiblement distinctifs, le signe « » utilisé ne diverge pas essentiellement de la marque « » enregistrée de sorte que, au sens de l’art. 11 al. 2 LPM, l’usage du signe « » vaut usage de la marque enregistrée (consid. 6.4.3-6.4.4). L’usage du signe « » est quant à lui également assimilé à l’utilisation de la marque « », car la croix suisse insérée dans le cercle et le signe « ® » sont des éléments faiblement distinctifs (consid. 6.5.1 et 6.5.3). La croix suisse (stylisée) étant insérée à des fins décoratives, l’art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP n’interdit pas son utilisation (consid. 6.5.2). Du fait qu’il est rendu vraisemblable que (notamment selon un accord – au moins tacite – entre le requérant et la fabricante) la fabricante des montres (et non pas le requérant) est titulaire de la marque « », l’usage de cette marque (ou de l’une de ses variantes) par le requérant doit être assimilé, au sens de l’art. 11 al. 3 LPM, à l’usage par la fabricante (consid. 6.6-6.6.3.7). Par l’usage des signes « » et « » en lien avec des montres (consid. 6.6.1), la marque « » a été utilisée (par la fabricante) au sens de l’art. 11 al. 1 LPM (consid. 6.6.4). Le requérant ne peut pas se fonder sur les marques « M-Watch » et « » – déposées après la marque « » (art. 6 LPM) et qui font par ailleurs l’objet d’une procédure d’opposition toujours pendante – pour interdire leur utilisation à l’intimée (qui tire ses droits de la fabricante) (consid. 6.7). Les prétentions du requérant basées sur le fait que l’utilisation des signes « » et « » engendre un risque de confusion avec sa marque de série « M-Angebotsbezeichnung » (et viole l’art. 2 et l’art. 3 lit. d LCD [consid. 6.12]) sont périmées vu que le requérant n’a pas agi pendant près de sept ans alors qu’il connaissait la situation et que la fabricante était de bonne foi (consid. 6.8-6.8.2). Il en va de même des prétentions du requérant basées sur le fait que la marque « M » serait de haute renommée (consid. 6.9). Le requérant ne peut rien tirer de l’art. 4 LPM puisque, au sens de cette disposition, ce n’est pas lui qui est titulaire de la marque, mais bien la fabricante (consid. 6.10).
N. Tissot, V. Salvadé, D. Kraus, P.-E. Ruedin, M. Tissot J. Dubois, V. Wyssbrod, L. Ghassemi, Y. Hazinedar
art. 13 PA, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM
sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « ebm (fig.) / EBM Ecotec »
La production de nouveaux moyens de preuve au stade du recours devant le TAF est admise (consid. 3.2), mais des lacunes dans le devoir de collaboration de la recourante (art. 13 PA, art. 32 LPM) sont prises en compte dans la répartition des frais (consid. 3.3). En cas de marques multiples, l’usage de chaque marque est admis lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction (consid. 6.3). Les factures adressées à des tiers sont propres à valider l’usage de la marque opposante, au contraire de factures intra-groupe (consid. 6.4-6.7). L’usage, parfois séparé, parfois simultané, de deux marques (« ebm » et « ebmpapst ») sur les produits revendiqués par la recourante laisse suspecter un usage fictif (plusieurs marques sont apposées sur les produits revendiqués, mais une seule d’entre elles apparaît dans la publicité, sur les listes de prix et les documents d’affaires) de la marque opposante. En l’espèce, il s’agit plutôt de l’utilisation résiduelle d’une marque auparavant utilisée régulièrement (consid. 6.8). L’usage de la marque opposante « ebm (fig.) » est donc admis pour l’année 2005 en lien avec des ventilateurs et des moteurs électriques (consid. 6.9 et 6.10).
art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM
sic! 6/2012, p. 397 (rés.), « Life / my life (fig.) »
Parmi les dix-neuf documents déposés par la recourante, neuf ne comportent pas la marque opposante et la recourante n’explique pas quel lien existe entre ces documents et l’usage de la marque (consid. 7.1). Trois ne portent aucune date et plusieurs autres uniquement une date sans mention de l’année (consid. 7.2). Sur trois prospectus, la marque opposante « LIFE » est utilisée conjointement avec le mot « MEDION ». Chacun de ces deux mots est suivi du signe « ® ». Le signe « MEDION » n’est pas un élément descriptif et, à ses côtés, la marque « LIFE » apparaît plutôt comme une désignation de type que comme une marque indépendante. Un examen plus approfondi apparaît cependant superflu, car bien que cela n’eût pas entraîné d’importants efforts, la recourante n’a précisé ni le nombre de prospectus imprimés, ni leur distribution géographique. La recourante échoue ainsi à rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante (consid. 7.3).