• Droit des marques et des indications de provenance

Motif absolu d’exclusion ; signes propres à induire en erreur ; domaine public ; caractère distinctif. PUMA SE avait enregistré deux marques, « PUMA WORLD CUP QATAR 2022 » et « PUMA WORLD CUP 2022 », tandis que la FIFA avait enregistré les marques « QATAR 2022 » et « WORLD CUP 2022 ». Le tribunal de première instance a rejeté l’action en nullité de la marque introduite par la FIFA au motif que les marques de Puma ne constituaient pas de signes trompeurs. La demande reconventionnelle de Puma fut également rejetée au motif que les marques déposées par la FIFA ne constituaient pas de signes du domaine public. Les deux parties ont ainsi formé un recours au TF. Ce dernier a déclaré nulles les marques enregistrées par Puma ainsi que les marques enregistrées par la FIFA et a ordonné leur radiation du registre des marques. Dans son analyse de l’art. 2 let. c LPM, pour déterminer si l’on est en présence d’un signe trompeur, le Tribunal rappelle que le seul critère déterminant est de savoir si l’indication est objectivement de nature à éveiller chez le consommateur des idées ou des attentes erronées quant à l’offre désignée ; le risque de tromper le public visé est suffisant. Le risque d’induire en erreur doit en principe être apprécié au regard des produits et services concrètement revendiqués (ATF 147 III 326, consid. 2.1). Il est donc déterminant de savoir si, du point de vue du public concerné, la marque a un contenu sémantique qui peut induire en erreur en relation avec les produits revendiqués. L’art. 2 let. c LPM peut notamment s’opposer à l’admissibilité à la protection de signes qui font référence à un événement déterminé d’intérêt public, si cela éveille des attentes erronées. Or, l’association des éléments « PUMA » et « WORLD CUP QATAR 2022 » ou « WORLD CUP 2022 » fait naître, dans l’esprit du public pertinent, l’attente d’une relation particulière entre le titulaire de la marque et la Coupe du monde de football 2022 organisée par la requérante (consid. 3.2.3).

Concernant l’application de l’art. 2 let. a LPM, les motifs d’exclusion de la protection de signes appartenant au domaine public résident soit dans le besoin de libre disposition, soit dans l’absence de caractère distinctif, ce qui peut donner lieu à des recoupements (consid. 6.2.2). Selon la jurisprudence du TF, ne peuvent notamment pas être protégés les signes qui se limitent à des indications sur l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou d’autres caractéristiques des produits ou services désignés et qui ne présentent donc pas le caractère distinctif nécessaire à leur identification. Le caractère descriptif de telles indications doit être immédiatement perceptible par le public concerné, sans effort particulier de réflexion et d’imagination. Dans son appréciation de l’admissibilité à la protection par le droit des marques des deux signes « QATAR 2022 » (fig.) et « WORLD CUP 2022 » (fig.), le public comprend une telle désignation comme une description de la manifestation sportive elle-même et non comme une référence à son organisateur ou à la provenance des produits ainsi désignés (consid. 6.3.2). Les deux signes « QATAR 2022 » (fig.) et « WORLD CUP 2022 » (fig.) déposés par la requérante au registre des marques sont dépourvus de caractère distinctif intrinsèque.

• Droit des marques et des indications de provenance

Sondage en matière de droit des marques dans le procès civil ; moyen de preuve. Dans le cadre d’un litige fondé sur le droit des marques et le droit de la concurrence déloyale contre Lidl Schweiz AG et Lidl Schweiz DL AG, Lindt & Sprüngli AG a déposé des sondages démoscopiques pour prouver l’usage commercial d’une marque. Le tribunal de première instance a considéré ces enquêtes comme des expertises privées. Selon le TF toutefois, les enquêtes démoscopiques ne sont pas comparables à des expertises privées (p. ex. ATF 141 III 433). Les enquêtes démoscopiques s’appuient sur des sondages dont la méthodologie (de sondage), les questions posées et les chiffres obtenus, c’est-à-dire des paramètres objectifs, compréhensibles et vérifiables par le tribunal, sont importants. Un sondage qui a été conçu scientifiquement et réalisé correctement, tant en ce qui concerne les personnes interrogées que les méthodes utilisées, est apte à prouver l’usage commercial d’une marque dans le cadre d’un procès civil, et constitue même le moyen de preuve le plus approprié. Il convient en outre de souligner que dans la procédure administrative d’enregistrement d’une marque devant l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), un sondage (coûteux) à demander aux parties pour prouver (rendre vraisemblable) le caractère distinctif de la marque dans le commerce est non seulement autorisé, mais exigé de fait. Selon le TF, il ne serait pas cohérent, ni économique en termes de procédure et de coûts, de dénier d’emblée toute valeur probante au même moyen de preuve dans le cadre d’un procès civil en droit des marques et de faire procéder à un nouveau sondage. Les sondages produits par une partie pour prouver l’usage commercial d’une marque sont des moyens de preuve en tant que titres dans le cadre du procès civil. Les règles de récusation qui s’appliquent aux experts désignés par les tribunaux ne sont pas applicables à l’auteur d’un tel sondage. La proximité de celui-ci avec les parties doit toutefois être prise en compte dans le cadre de l’appréciation des preuves, de même que la conception du contenu du questionnaire, ainsi que le déroulement et la réalisation du sondage (consid. 4.5 et 4.6).

• Droit des marques et des indications de provenance

Utilisation illicite d’un signe et communication de renseignements. Le tribunal de première instance a admis partiellement une demande concernant l’utilisation illicite du signe REICO en admettant que la défenderesse doive communiquer des renseignements sur la quantité de produits vendus sur le territoire suisse. Conformément à l’art. 55 al. 1 let. c LPM, le défendeur peut être tenu d’indiquer la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu’il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux, ceci afin de prévenir des atteintes existantes ou imminentes. L’action en fourniture de renseignements selon l’art. 55 al. 1 let. c LPM peut également servir à préparer ou à déterminer des prétentions financières, en parallèle à son but principal – à savoir déterminer la chaîne de production et de commercialisation des objets portant atteinte au droit afin de lutter contre la contrefaçon à la source et d’empêcher la poursuite de la distribution (consid. 6.2 et 6.3.1). Le droit à la fourniture de renseignement selon l’art. 55 al. 1 let. c LPM constitue du droit matériel et peut faire l’objet d’une action en exécution indépendante. La partie demanderesse est libre d’intenter cette action seule, que ce soit dans le cadre d’un cumul d’actions objectif ordinaire ou dans le cadre d’une action échelonnée en tant que forme particulière du cumul d’actions objectif. L’action échelonnée ne sert pas à restreindre les possibilités d’action existantes, mais à les compléter. Le droit à la fourniture de renseignements ne présuppose pas qu’une prétention en réparation soit invoquée simultanément (consid. 6.2, 6.3.1). L’action échelonnée contient une action en revendication non chiffrée selon l’art. 85 CPC. Elle doit en remplir les conditions ; la partie demanderesse doit notamment démontrer de manière suffisante pourquoi il n’est pas possible de chiffrer le dommage. Les deux étapes, soit la fourniture de renseignement puis l’examen du bien-fondé des prétentions en réparation dans une seconde étape, sont jugées séparément. L’examen du bien-fondé des demandes de réparation reste suspendu au cours de la première étape (consid. 6.2, 6.3.2). L’action en fourniture de renseignements selon l’art. 55 al. 1 let. c LPM peut servir également à préparer ou à déterminer des prétentions financières, en parallèle à son but principal – à savoir déterminer la chaîne de production et de commercialisation des objets portant atteinte au droit afin de lutter contre la contrefaçon à la source et d’empêcher la poursuite de la distribution. En conséquence, on ne saurait dénier à la demanderesse un intérêt pour agir relatif à sa demande de renseignements, notamment au seul motif qu’il ne s’agit pas pour elle d’obtenir des renseignements sur l’origine des contrefaçons (consid. 6.1, 6.3.2, 9.1, 9.2). La violation du droit à la marque selon l’art. 55 al. 1 en relation avec l’art. 13 al. 2 let. d et al. 2^bis LPM est une condition préalable aux actions en exécution de l’art. 55 al. 1 let. a-c LPM. Dans ce contexte, la violation ou l’atteinte au droit des marques se réfère à des droits sur des marques suisses. D’un point de vue territorial, cela signifie que la violation ou l’atteinte doit avoir lieu en Suisse (consid. 9.3). Les renseignements doivent être limités aux informations concernant la cession à des acheteurs commerciaux. Les informations concernant la transmission ou la vente à des consommateurs privés ou à l’interne de l’entreprise ne sont pas couvertes (consid. 9.3.1).

• Droit des marques et des indications de provenance

Défaut d’usage ; degré de preuve et appréciation des preuves. Une entreprise suisse a présenté à l’IPI une demande de radiation totale de la marque d’une entreprise étrangère pour défaut d’usage. Lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, le titulaire d’une marque protégée s’abstient de l’utiliser en relation avec les produits ou les services enregistrés, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d’usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Toute personne peut alors demander la radiation de la marque pour défaut d’usage auprès du juge civil. Les art. 35a ss LPM prévoient une procédure simplifiée de radiation pour défaut d’usage de la marque qui se déroule auprès de l’IPI. Saisi d’une telle demande, l’IPI doit la rejeter si le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d’usage (art. 35b al. 1 let. a LPM) ou si le titulaire de la marque rend vraisemblable l’usage de la marque ou un juste motif du défaut d’usage (art. 35b al. 1 let. b LPM). L’autorité doit simplement disposer d’indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu’il puisse en aller différemment. C’est par conséquent de manière indirecte, sur la base d’un faisceau d’indices, que le défaut d’usage doit être rendu vraisemblable. Si le requérant parvient à rendre vraisemblable le défaut d’usage, il appartient alors au titulaire de la marque de rendre vraisemblable l’usage de la marque ou un juste motif du défaut d’usage (consid. 3.2). Un rapport de recherche d’usage d’une marque établi par un professionnel, s’il est certes à lui seul insuffisant, peut permettre de rendre vraisemblable le défaut d’usage d’une marque lorsque ses conclusions sont confirmées par d’autres indices, tels que des recherches effectuées sur Internet, une enquête menée auprès de commerçants du domaine concerné ou une déclaration d’un spécialiste de la branche concernée (consid. 6.1, 6.2 et 6.3).

• Droit des marques et des indications de provenance

Marque d’exportation. La radiation d’une marque a été requise pour défaut d’usage (art. 12 al. 1 LPM). La recourante conteste que l’on puisse retenir un « usage pour l’exportation » au sens de l’art. 11 al. 2 in fine LPM alors que les marques ont préalablement été commercialisées en Suisse. Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (art. 11 al. 1 LPM). Pour retenir un usage propre à assurer un maintien de la marque, il suffit d’apposer celle-ci en Suisse sur les produits (ou leur emballage) destinés exclusivement à l’exportation. Le principe est le même qu’en droit européen (consid. 3.3). L’art. 11 al. 2 LPM allège l’exigence de l’usage sur le sol suisse sans renoncer complètement à un rattachement avec ce territoire. Pour bénéficier de la protection, la marque d’exportation peut aussi être utilisée dans le commerce, mais à l’étranger (arrêt 4A_515/2017 consid. 2.3). L’usage doit être sérieux. Il est possible de se fonder notamment sur l’offre, le nombre de ventes réalisées à l’étranger, la durée de l’usage et son étendue géographique. La marque doit être utilisée de façon à ce que le marché y voie un signe distinctif ; elle doit sortir de la sphère interne de l’entreprise du titulaire pour être utilisée sur le marché. Un usage public est donc nécessaire (consid. 4.1).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM)

L’existence d’un risque de confusion est une question de droit que le TF examine librement dans le cadre d’un recours en matière civile. Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM existe lorsque la fonction distinctive de la marque est atteinte par l’utilisation du signe le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu’il est à craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui les portent au faux titulaire ; on l’admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes mais présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits de la même entreprise ou des produits d’entreprises liées entre elles. Plus les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque et inversement. Il convient d’être particulièrement strict lorsque les deux marques sont destinées à des types de marchandises identiques. La sphère de protection d’une marque dépend de sa force distinctive. Pour les marques faibles, la sphère est plus restreinte que pour les marques fortes. Ainsi, pour les marques faibles, des différences plus modestes suffiront déjà à créer une distinction suffisante. Sont considérées comme faibles, en particulier, les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. En revanche, sont considérées comme fortes les marques imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce. De plus, il est important de savoir à quels cercles de consommateurs les produits sont adressés et dans quelles circonstances ils sont vendus. Pour les articles de masse d’usage quotidien, il faut compter avec une attention moindre et une capacité de différenciation plus restreinte des consommateurs que pour des produits spécialisés dont le marché est limité à un cercle plus ou moins fermé de professionnels. Contrairement au droit de la concurrence déloyale, les signes litigieux doivent être comparés en tant que tels, tandis que les circonstances extérieures ne sont pas prises en considération. Par conséquent, en l’espèce, les différentes circonstances de la commercialisation des deux lignes de vins ne sont pas pertinentes pour déterminer si les signes sont similaires au regard du droit des marques (consid. 2.1). L’impression d’ensemble des marques verbales est d’abord déterminée par leur sonorité et leur image visuelle ; le cas échéant, si elle est suffisamment claire, leur signification peut aussi revêtir une importance décisive. La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, de la cadence de prononciation et de la succession des voyelles, tandis que l’image visuelle se caractérise surtout par la longueur des mots et par les particularités des lettres employées. Le début d’un mot, respectivement sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu’elle est accentuée à la prononciation, suscitent généralement plus l’attention que les syllabes intermédiaires non accentuées. De plus, en règle générale, le public attache moins d’importance aux éléments de la marque qu’il reconnaît immédiatement comme descriptifs du fait de leur signification, qu’aux éléments originaux de la marque. Enfin, il faut tenir compte du fait que les mots plus longs s’imprègnent moins bien dans la mémoire que les mots courts, si bien que les différences seront plus facilement manquées à la lecture ou à l’audition (consid. 2.2). Concernant l’image visuelle des marques litigieuses, la Cour cantonale a retenu à juste titre que « CANTIQUE » contenait trois syllabes selon les règles de la grammaire française CAN-TI-QUE. Si le nombre de syllabes ne doit pas être pris en considération sous l’angle de l’image visuelle mais de la sonorité, une appréciation globale doit de toute façon être effectuée. Les considérations quant au nombre de syllabes peuvent être prises en compte au titre de la « longueur du mot » ; à cet égard, la Cour cantonale retient correctement que « CANTIQUE » se compose de huit lettres au lieu des cinq lettres de « CANTI ». La séquence plus longue de trois lettres rend l’image visuelle de « CANTIQUE » sensiblement différente de celle de « CANTI », la lettre « Q » au milieu du mot attirant l’attention par sa taille et son occurrence plus rare. Selon la jurisprudence, l’image visuelle est aussi caractérisée par les particularités des lettres utilisées. Ainsi, le fait que les trois lettres supplémentaires de « CANTIQUE » non seulement doublent presque la longueur du mot, mais se composent également de deux voyelles clairement perceptibles « UE » et d’un « Q », c’est-à-dire de lettres marquantes, joue clairement un rôle. Ensuite, même si les quatre premières lettres des deux signes sont identiques, l’image visuelle diffère considérablement ; la syllabe finale « QUE » transforme le mot court de deux syllabes « CANTI » en un signe de trois syllabes et conduit donc, non seulement sur le plan sonore, mais également sur le plan optique, à une autre impression, avec un effet visuel très divergent. S’agissant d’une comparaison avec un mot court, une modification même légère peut créer une différenciation significative, même si le début du mot est le même. Par conséquent, toute confusion est exclue (consid. 3.2.1). Sur le plan sonore, les deux mots sont prononcés aisément par tous les groupes linguistiques du public suisse, en italien pour « CANTI » et en français pour « CANTIQUE ». Etant donné que la terminaison « QUE » n’existe pas en allemand, même un Suisse alémanique reconnaît immédiatement qu’il s’agit d’un mot français, et le prononce en conséquence phonétiquement avec un « a » nasal [ã]. En revanche, il prononce « CANTI » avec un « a » clair. Il en résulte une différence de sonorité marquante même si la comparaison est effectuée au sein du même groupe linguistique. Cette prononciation différente de la voyelle « a » relativise clairement la succession des voyelles qui, elles, concordent. Il en va de même pour l’accentuation. La Cour cantonale a correctement pris en compte, en raison de l’appartenance des deux mots au français, respectivement à l’italien, que « CANTIQUE » était accentué sur la deuxième syllabe, et donc pas au début du mot, et « CANTI » sur la première syllabe. Cet élément différencie également les deux signes sur le plan de la sonorité. En tout état de cause, un début de mot, respectivement une racine de mot, identique, n’aboutit pas eo ipso à une similitude des signes (consid. 3.2.2). Sur le plan sémantique, la Cour cantonale a constaté que le terme « CANTIQUE » avec clairement une connotation religieuse et signifiait « chants religieux » ou « d’action de grâce ». « CANTI » signifiait « des chants » ou était une forme conjuguée du verbe « cantare » (chanter). Dans la mesure où le français et l’italien étaient deux langues nationales de la Suisse, il convenait de retenir que le grand public suisse ne devrait pas confondre la signification des deux mots en question. Certes ils évoquaient tous les deux l’univers de la musique et avaient étymologiquement la même racine latine (« cant- »). Il n’en résultait toutefois qu’une similarité des signes très limitée. Sur la base de ces constatations de fait non remises en cause par la recourante, il peut être retenu qu’en raison des différences du point de vue visuel et sonore des deux marques, la vague similitude au niveau du sens (même racine étymologique, évocation du monde de la musique) ne conduit pas à une similitude des signes significative. En état de cause, la recourante ne conteste pas, à juste titre, qu’il existe également une nette différence au niveau du sens, dans la mesure où la connotation religieuse est totalement absente du terme « CANTI » alors qu’elle existe clairement pour « CANTIQUE ». En italien, « CANTIQUE » correspondrait à « CANTICO ». Dans les deux langues, il y a donc un mot particulier pour désigner le chant religieux. Dès lors, si et dans la mesure où le public comprend le sens du mot, il existe une différence notable dans la signification des signes à comparer (consid. 3.2.3). Les deux marques verbales étant clairement différentes dans leur image visuelle, leur sonorité et leur sens, il n’en résulte pas de risque de confusion, même si les deux marques sont destinées à des produits identiques ou fortement similaires et si la marque antérieure « CANTI » bénéficie d’une force distinctive moyenne (consid. 3.3). Le recours est rejeté.

• Droit des marques et des indications de provenance
• Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM)

La défenderesse, le groupe Coop, est titulaire de la marque combinée « Lumimart » (fig. 1), déposée en 1996 en classe 11 pour des appareils et équipements d’éclairage. Elle détient une filiale qui distribue des luminaires et des sources lumineuses sous ce nom. Sur son site Internet www.lumimart.ch, elle utilise depuis 2018 un nouveau logo (fig. 2). La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui distribue le même type de produits en Suisse, sous le nom de « Luminarte ». Elle est titulaire de la marque verbale « Luminarte », déposée en 2013. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie a constaté la nullité de la marque suisse « Luminarte » (sauf pour certains produits spécifiques), et a interdit à la demanderesse de commercialiser des luminaires et des sources lumineuses en Suisse sous ce signe. Selon le principe de territorialité, les droits de propriété intellectuelle et les prétentions découlant de la loi contre la concurrence déloyale sont limités au territoire de l’Etat qui accorde la protection. Par conséquent, l’action de l’art. 55 LPM ne permet d’interdire que les actes qui ont lien géographique suffisant avec la Suisse. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit Suisse », comme le prétend la recourante, mais plutôt une conséquence du principe de territorialité (consid. 5.2). En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait d’offrir la possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage tombant sous le coup du droit suisse des marques. L’usage suppose un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si les mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (consid. 5.3). Le prononcé d’une interdiction sur le fondement de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’interdiction, qui n’existe que lorsqu’une atteinte menace, c’est-à-dire lorsque le comportement visé fait sérieusement craindre un acte illicite dans le futur (consid. 6.1). La recourante considère que la défenderesse n’a pas utilisé le logo déposé comme marque combinée depuis septembre 2018, et qu’elle n’aurait par conséquent d’intérêt juridiquement protégé ni à obtenir l’interdiction de l’usage litigieux, ni à faire constater la nullité de sa marque. La question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, mais plutôt de savoir dans quelle mesure le titulaire d’une marque qu’il n’utilise pas peut se prévaloir de son droit à la marque (consid. 6.3.1). Selon l’art. 11 al. 1 LPM, la protection n’est accordée que pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’art. 12 al. 1 LPM prévoit qu’à l’expiration d’un délai de grâce de cinq ans, le titulaire qui n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés ne peut plus faire valoir son droit à la marque. La doctrine admet que le délai de grâce ne s’applique pas seulement pendant la période comprise entre l’enregistrement et la première utilisation, mais aussi en cas d’interruption de l’utilisation après que celle-ci a déjà commencé. Cela est également indiqué par l’art. 12 al. 2 LPM, qui mentionne la « reprise » de l’utilisation (consid. 6.3.2). La juridiction inférieure a considéré que la marque de la défenderesse n’ayant pas été utilisée depuis septembre 2018, elle bénéficiait encore du délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM, et que la défenderesse pouvait donc encore faire valoir son droit à la marque à l’encontre de la recourante. Cette dernière soutient qu’en l’espèce, l’usage de la marque a été définitivement abandonné, ce qui entraînerait l’inapplicabilité du délai de grâce (consid. 6.3.3). Si l’usage de la marque peut cesser pendant la période de grâce de cinq ans sans atteinte au droit à la marque, il est toutefois exact que la règle de l’art. 12 LPM ne protège pas les marques enregistrées de manière abusive. Les marques qui ne sont pas déposées dans le but d’être utilisées, mais qui sont destinées à empêcher l’enregistrement de signes correspondants par des tiers ou à accroître l’étendue de la protection des marques effectivement utilisées, ne peuvent prétendre à la protection. En particulier, le titulaire d’une telle marque défensive ne peut pas invoquer le délai de grâce de cinq ans pour l’usage en vertu de l’article 12 al. 1 LPM. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la doctrine, principalement francophone, qui considère que l’abandon de la marque entraîne également une perte (définitive) des droits avant la fin du délai de grâce de cinq ans. Il s’agit de cas d’abus dans lesquels la marque est défendue sans qu’il n’y ait d’intention de l’utiliser à nouveau. De telles circonstances n’ont pas été établies en l’espèce. La défenderesse a utilisé le signe de manière continue pendant 20 ans en relation avec les produits pour lesquels la marque est revendiquée, et il n’apparaît pas qu’elle soit utilisée de manière défensive. Le simple fait que la défenderesse ne paraisse pas utiliser la marque actuellement ne permet pas de conclure à un abus. C’est par conséquent à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la marque est encore protégée et que la défenderesse peut faire valoir son droit à la marque (consid. 6.3.4). En lien avec l’action en interdiction, la recourante fait valoir que l’instance précédente a conclu à tort à l’existence d’un motif relatif d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (consid. 7). Pour déterminer s’il existe une similarité de produits au sens de cette disposition, les produits pour lesquels la marque de la défenderesse est enregistrée doivent être comparés aux produits ou services pour lesquels il existe la menace d’un usage (consid. 7.2). La défenderesse revendique la protection pour des appareils et équipements d’éclairage (classe 11). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que ces produits sont similaires à ceux de la recourante. Même les armatures et équipements d’éclairage sont étroitement liés aux produits d’éclairage. En particulier, l’un ne peut être utilisé utilement sans l’autre. Ces produits sont perçus dans leur ensemble par le public. Ils ont la même finalité et sont destinés à des groupes de clients similaires (consid. 7.3). La recourante estime que sa présence sur le marché suisse est limitée à la vente en ligne (dans les catégories des luminaires et des équipements d’éclairage). Les produits qu’elle vend proviendraient exclusivement de tiers et seraient identifiés comme tels. Le signe « Luminarte » qu’elle utilise ne serait donc pas associé par le consommateur suisse moyen aux luminaires, mais serait compris comme une indication se rapportant à ses services commerciaux. En particulier, ses activités ne relèveraient pas des classes de produits 9 et 11. Elle n’utiliserait pas les signes en cause à titre de marques, mais en ferait uniquement usage à d’autres fins, dont la désignation d’une boutique en ligne et d’un site web, et sur des documents commerciaux. La recourante se réfère à une ancienne jurisprudence du TF, selon laquelle l’utilisation d’un signe pour nommer un magasin et sur des sacs cabas ne tombe pas sous le coup du droit des marques. Etant donné qu’elle n’a pas apposé les signes sur les produits eux-mêmes, la défenderesse ne pourrait selon elle pas faire interdire l’utilisation des signes litigieux (consid. 7.4.1). Sous l’empire de l’ancienne loi sur les marques, abrogée le 1er avril 1993, la pratique du TF était en effet que le droit à la marque d’un tiers ne pouvait être violé que par l’utilisation d’un signe sur le produit lui-même ou sur son emballage. Le législateur a estimé que cette situation juridique n’était pas satisfaisante, et s’est explicitement écarté de la pratique précitée du TF en adoptant l’art. 13 al. 2 lit. e LPM dans la nouvelle loi sur la protection des marques de 1992. Ainsi, le titulaire de la marque peut interdire à des tiers l’usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM sur des papiers d’affaires, à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans la vie des affaires. Cette notion doit être comprise dans un sens large ; elle couvre également l’usage d’un signe qui n’est pas directement lié aux produits ou aux services concernés (consid. 7.4.2). La situation juridique créée par l’article 13 al. 2 lit. e LPM prive les arguments de la demanderesse de tout fondement. Il est incontestable qu’elle utilise le signe « Luminarte » (y compris le logo et le nom de domaine) à titre de marque. Le fait que les produits qu’elle vend ne portent pas ce signe est sans importance. La demanderesse se fonde essentiellement sur l’allégation selon laquelle elle fournit un service, alors que la marque de l’intimé n’est protégée que pour des produits. Or, selon les constatations de la juridiction inférieure, le « service » de la recourante consiste essentiellement en la vente de luminaires et d’appareils d’éclairage, c’est-à-dire les produits pour lesquels la marque de la défenderesse revendique la protection. Il existe donc un lien si étroit que l’offre de la recourante est facilement perçue comme liée à celle de la défenderesse. En outre, il n’est pas exact que les produits sont en eux-mêmes dissemblables des services. Selon la jurisprudence, la similitude entre les services, d’une part, et les marchandises, d’autre part, doit être présumée, par exemple s’il existe un lien habituel sur le marché en ce sens que les deux produits sont typiquement proposés par la même entreprise sous la forme d’un ensemble de services uniforme. En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a affirmé la similarité au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, et il ne fait aucun doute que la défenderesse peut faire valoir l’art. 13 al. 2 lit. e LPM à l’encontre de la recourante. La question de savoir si la vente de produits sur Internet constitue un service au sens du droit des marques ou si la marque est utilisée pour identifier les produits vendus en eux-mêmes peut rester ouverte (consid. 7.4.3). L’art. 3 al. 1 lit. c LPM suppose l’existence d’un risque de confusion (consid. 8), que l’instance précédente a admis à raison (consid. 8.3). Comme elle l’a expliqué à juste titre, les appareils et équipements d’éclairage sont vendus dans des magasins spécialisés et dans des magasins de meubles, ainsi que dans des grandes surfaces destinées au grand public. Les destinataires achètent ces produits avec un degré d’attention moyen, plus élevé que pour les biens de grande consommation d’usage courant (consid. 8.3.1). Le tribunal de commerce a considéré que la marque de la recourante, bien que composée d’éléments descriptifs, bénéficie d’une certaine force distinctive, qui doit être considérée comme faible. Toutefois, il a constaté que cette force distinctive s’est accrue avec l’usage, en se fondant notamment sur l’utilisation de longue date du signe depuis 1998, sur la large diffusion des magasins spécialisés portant le signe ainsi que sur les efforts publicitaires intensifs consentis. Le TF est lié par ces constatations (consid. 8.3.2.1). Il faut donc admettre, comme l’a fait l’instance précédente, que la marque de la défenderesse possède une force distinctive accrue, et un large champ de protection (consid. 8.3.2.4). La comparaison des signes « Lumimart » et « Luminarte » révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment parce que leurs préfixes sont identiques et parce que la séquence des voyelles et des consonnes est quasiment identique. La différence dans le nombre de syllabes n’est pas d’une importance décisive au regard de la longueur totale des signes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent au marché des luminaires pour l’un, et à l’art de l’éclairage pour l’autre, et a ainsi reconnu leurs significations différentes. Les éléments figuratifs des signes respectifs sont eux aussi différents. C’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante sont similaires à la marque de la défenderesse, en tenant compte que du fait que le caractère distinctif de la marque de la défenderesse a été substantiellement renforcé par de nombreuses années d’efforts publicitaires. C’est aussi à raison qu’il a adopté un standard particulièrement strict en tentant compte de la similitude des produits pour lesquels les signes sont utilisés. Même l’ajout par la recourante de l’indication « die Lichtmacher » en minuscules dans une police de caractères conventionnelle n’est pas de nature à éliminer le risque de confusion du point de vue de la clientèle concernée. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle, sur la base d’une appréciation globale, il est clair que les signes de la recourante créent un risque de confusion, résiste à l’examen du TF (consid. 8.3.3). Le fait que les désignations du domaine public ne puissent être monopolisées n’implique pas que les termes « lumi », « mart » et « arte », qui appartiennent au domaine public, peuvent être exclus de l’évaluation de l’existence d’un risque de confusion. Même les éléments qui appartiennent au domaine public peuvent influencer l’impression générale produite par les marques (consid. 8.3.4). La question d’une éventuelle dilution de la marque de la défenderesse ne se pose pas en l’espèce, car le caractère distinctif de la marque ne résulte pas principalement de son originalité, mais de la réputation qu’elle a acquise auprès du public. Le fait qu’il existe de nombreux enregistrements de marques avec les éléments « lumi » et « mart » est une expression du fait que ces éléments ne sont pas originaux. L’instance précédente en a tenu compte dans l’évaluation du risque de confusion (consid. 8.3.5). L’instance précédente n’a commis aucune violation du droit fédéral en admettant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, et en reconnaissant à la défenderesse le bénéfice des droits de l’art. 13 al. 2 LPM (consid. 8.4). La recourante allègue en outre que les prétentions découlant du droit des marques sont périmées, car la défenderesse aurait trop tardé à réagir (consid. 9). L’art. 2 al. 2 CC prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. La péremption présuppose que l’ayant droit avait connaissance de l’atteinte à ses droits par l’usage d’un signe identique ou similaire, ou qu’il aurait dû en avoir connaissance s’il avait fait preuve de la diligence requise, qu’il a toléré cet usage pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation a acquis entre-temps, de bonne foi, une position digne de protection (consid. 9.1). Il faut que l’auteur de l’atteinte ait acquis une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l’avenir. Il doit penser que l’ayant droit agit passivement en ayant connaissance de l’atteinte, et non par simple ignorance. Il va de soi que cette connaissance doit se rapporter à une atteinte à la marque en Suisse (consid. 9.3.3). L’instance précédente a relevé que le domaine www.luminarte.ch était accessible depuis 2008. Elle considère toutefois que la défenderesse n’avait pas d’obligation générale de surveiller les domaines nationaux, d’autant plus que les visiteurs de ce site web étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site web, quant à lui, n’était pas clairement destiné à la Suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. L’auteur de l’infraction ne peut pas s’attendre à ce que l’ayant droit surveille en permanence tous les mouvements effectués sur le marché (consid. 9.3.4). Si le titulaire tolère une atteinte à son droit, la période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d’un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n’est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que l’ayant droit tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l’arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans. Comme l’a considéré avec raison le tribunal de commerce, la défenderesse n’a pas commis d’abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC (consid. 9.4.2). Enfin, la recourante reproche à l’instance précédente d’avoir, partiellement, admis l’action en nullité (consid. 10). Dans le cadre de l’action en nullité se fondant sur l’art. 52 LPM, les marques en cause doivent être comparées telles qu’inscrites au registre. La similarité des produits doit s’apprécier en prenant en compte les produits pour lesquels les marques revendiquent la protection, selon leur inscription au registre (consid. 10.3). On ne saurait reprocher à l’instance précédente une violation du droit fédéral lorsqu’elle a constaté que la marque suisse de la recourante était nulle pour la plupart des produits revendiqués (consid. 10.5). En résumé, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que les signes de la recourante sont (dans une large mesure) exclus de la protection des marques en vertu de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM. L’action en cessation fondée sur l’art. 55 al. 1 LPM, en lien avec l’art. 13 al. 2 LPM, doit donc être admise. C’est également à juste titre que le tribunal de commerce a admis l’action en constatation fondée sur l’art. 52 LPM (consid. 11). Le recours est rejeté (consid. 12).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM)

Le signe « TELL » est un signe national verbal suisse au sens de l’art. 7 de la loi sur la protection des armoiries (LPAP, RS 232.21). Il peut être utilisé pour autant que son emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (art. 11 LPAP). Les dispositions des lois de propriété intellectuelle et de la LCD sont donc réservées. Aux conditions des art. 2 et 3 LPM, un signe verbal national peut être déposé en tant que marque ou en tant que partie d’une marque (sous réserve qu’il n’y ait pas de tromperie sur la provenance des produits), comme en témoignent les nombreuses inscriptions du signe « Tell » au registre des marques. Toutefois, en raison de l’intérêt public considérable à ce que les signes nationaux verbaux ne soient pas indûment monopolisés, celui qui fait d’un tel signe une partie de sa marque, de sa raison de commerce, ou qui l’utilise dans ses relations d’affaires doit être conscient de la proximité de ce signe avec le domaine public et, donc, de sa faible capacité d’individualisation (consid. 5). La demanderesse requiert qu’il soit interdit aux défenderesses d’utiliser le signe « Tell » (et en particulier les représentations « TELL GROUP », « fig. 2 » et « fig. 3 ») dans la vie des affaires (consid. 6.1.1). Dans les procédures en contrefaçon, dans l’examen de la similarité des signes et du risque de confusion qui en résulte au sens de l’art. 3 al. 1 LPM, la marque protégée selon l’inscription au registre des marques doit être comparée à l’usage effectif ou à la menace d’usage du signe postérieur. Dans les procédures en nullité, les marques litigieuses doivent être comparées selon leurs inscriptions respectives au registre des marques. Contrairement à ce qui prévaut en droit de la concurrence déloyale, les signes en cause doivent être comparés en tant que tels, sans tenir compte des circonstances extérieures (consid. 6.5). Le terme « TELL » est un terme d’usage courant, compris comme un verbe anglais (largement répandu) ou comme le nom de famille de la figure héroïque. Par conséquent, il ne peut se voir accorder qu’un périmètre de protection restreint. C’est ainsi à juste titre que le tribunal de commerce a estimé que des écarts mêmes modestes suffisent pour parvenir à une différenciation suffisante. Cela ne change rien au fait que, compte tenu de la similitude ou de la similarité des services en cause, un standard assez strict doit être appliqué. Au vu des signes en question, qui diffèrent considérablement dans leur typographie, il n’y a aucune raison de craindre que l’utilisation du terme « TELL » dans les signes litigieux des défenderesses puisse conduire à des attributions erronées. Le consommateur moyen de services financiers, qui est raisonnablement prudent et attentif, ne sera pas induit en erreur par la simple coïncidence de l’élément « TELL », qui n’est pas particulièrement distinctif, en supposant une relation entre les services des défenderesses et ceux de la demanderesse (consid. 6.6.2.2). Ce qui précède s’applique déjà lorsque les signes « TELL » et « TELLCO » sont utilisés seuls. La comparaison de la marque « TELLCO » avec les représentations « TELL GROUP », « fig.2 » et « fig.3 » conduit d’autant moins à un risque de confusion que ces signes sont accompagnés d’ajouts ou présentés sous une forme graphique qui les distingue encore davantage de la marque de la demanderesse. Même lorsque le risque de confusion est évalué en relation avec les marques « TELLCO PENSINVEST » et « fig.1 », la conclusion de l’instance précédente reste valable. La marque mentionnée en premier lieu comporte un ajout qui crée une distance supplémentaire par rapport aux signes mis en cause. La marque figurative représente le buste de Guillaume Tell et établit ainsi un lien plus étroit avec la figure héroïque qu’avec le verbe anglais (consid. 6.6.3).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Procédure

L’un des plus anciens groupes industriels de Suisse, le groupe Von Roll, s’est restructuré en 2003. Les contrats conclus au moment de la scission ont fait l’objet de plusieurs contentieux. L’un d’entre eux prévoyait notamment que la défenderesse avait le droit d’utiliser et/ou de faire protéger la dénomination sociale « vonRoll » avec les adjonctions « infratec », « hydro », « casting » et « itec », en tant que raison sociale et/ou en tant que marque. En 2017, la défenderesse a déposé quatre marques combinées contenant ces désignations. Après que la demanderesse ait fait opposition à ces enregistrements, la défenderesse a intenté avec succès devant le tribunal cantonal soleurois une action en constatation de droit contre elle. La demanderesse, qui recourt contre le jugement du tribunal cantonal, ne parvient pas à démontrer l’existence d’une violation de son droit d’être entendue au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. ou de l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. par l’instance précédente (consid. 2.2 – 2.4). Elle fait aussi valoir que l’instance inférieure aurait estimé à tort que la défenderesse avait un intérêt à la constatation et qu’elle aurait violé, en entrant en matière sur le recours, les art. 59 al. 2 lit. a et 88 CPC, ainsi que l’art. 52 LPM (consid. 3). L’action en constatation de droit vise à faire constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Le demandeur doit établir un intérêt digne de protection à la constatation immédiate. Cet intérêt n’est pas nécessairement de nature juridique, il peut s’agir d’un pur intérêt de fait. Cette condition est notamment remplie lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. Toute incertitude n’est pas suffisante : il faut qu’on ne puisse plus attendre du demandeur qu’il en tolère le maintien, parce qu’elle l’entrave dans sa liberté de décision. Dans le cas d’une action en constatation négative, notamment, il faut également tenir compte des intérêts de la partie intimée, qui est contrainte d’entrer de manière prématurée dans une procédure. Cela enfreint la règle selon laquelle c’est en principe au créancier, et non au débiteur, de déterminer à quel moment il entend faire valoir son droit. Une procédure judiciaire précoce peut désavantager le créancier s’il est obligé de fournir des preuves avant qu’il ait la volonté et les moyens de le faire. En règle générale, l’intérêt à la constatation fait défaut lorsque le titulaire d’un droit dispose d’une action en exécution ou d’une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d’obtenir directement le respect de son droit ou l’exécution de l’obligation. En ce sens, l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à ces actions (consid. 3.2). C’est à tort que la demanderesse nie l’intérêt à la constatation de la défenderesse, en faisant valoir que l’IPI peut examiner avec un plein pouvoir de cognition s’il existe un risque de confusion, et donc un motif d’exclusion, dans le cadre de la procédure d’opposition pendante en vertu des art. 31 al. 1 et 33 LPM. En réalité, sa cognition est strictement limitée, le conflit de signes devant être évalué tel qu’il ressort du registre. Par conséquent, dans une procédure d’opposition, l’intimé ne peut pas se défendre en faisant valoir que l’opposant ne tient pas compte des accords contractuels. La demanderesse ne peut pas non plus être suivie lorsque, dans le même contexte, elle estime qu’il est (matériellement) sans importance dans la présente procédure que la défenderesse soit habilitée à enregistrer les marques en cause sur la base de la relation contractuelle existant entre les parties. Si la demanderesse est contractuellement obligée de tolérer les enregistrements litigieux, elle ne peut pas invoquer son droit à la marque prioritaire pour les empêcher. Le titulaire de la marque ne peut faire valoir son droit exclusif à l’encontre de la partie contractante que si celle-ci viole le contrat (consid. 3.3). L’argument de la demanderesse selon lequel, en vertu du principe de subsidiarité de l’action en constatation, la défenderesse aurait pu introduire une action en exécution pour mettre fin à la situation illicite ne peut pas non plus être suivi. Compte tenu des incertitudes découlant de la relation contractuelle spécifique entre les parties quant à l’admissibilité de l’usage respectif des signes, ainsi que des différents litiges juridiques survenus entre les parties ou entre les sociétés de leurs groupes, la défenderesse a un intérêt digne de protection à ce qu’il soit établi, au-delà de la procédure d’opposition en cours, que ses signes ne portent pas atteinte aux marques de la plaignante. L’incertitude existant dans la relation juridique entre les parties peut être levée par la décision judiciaire demandée, et on ne peut attendre de la défenderesse qu’elle tolère le maintien de cette incertitude (consid. 3.4). La demanderesse reproche à l’instance précédente, en se basant sur l’art. 18 al. 1 CO, une interprétation erronée des conventions passées entre les parties (consid. 4). Compte tenu de la formulation et des circonstances concrètes de la conclusion des deux contrats en cause, la juridiction inférieure a considéré que les parties n’avaient pas eu l’intention, en utilisation la désignation « vonRoll » dans le second contrat, de restreindre l’orthographe de cet élément du signe. Ce faisant, elle a notamment tenu compte du comportement ultérieur de la demanderesse, qui a elle-même utilisé le signe verbal « vonRoll » dans cette orthographe. Le TF est lié par ces constatations. Même si l’on n’admettait pas qu’il existait une concordance de volontés entre les parties, on ne pourrait reprocher à l’instance précédente de ne pas avoir tenu compte des principes d’interprétation pertinents du droit des contrats, conformément au principe de la confiance. Une partie ne peut en effet s’appuyer sur le fait que son cocontractant aurait dû comprendre une disposition contractuelle de bonne foi dans un certain sens que dans la mesure où elle a elle-même effectivement compris cette disposition de cette manière. Si la demanderesse n’a pas compris l’utilisation de l’orthographe « vonRoll » au moment de la conclusion du second contrat comme une restriction de l’utilisation autorisée du signe, elle ne peut attribuer, selon le principe de la bonne foi, un tel sens à cette disposition. En tout état de cause, compte tenu de la disposition contractuelle permettant expressément à la défenderesse d’enregistrer le signe « VON ROLL » avec certains ajouts en tant que « marque verbale et/ou figurative », la simple utilisation d’une orthographe différente dans la deuxième convention, qui ne sert en outre qu’à « confirmer, préciser et compléter » la première, ne saurait être comprise, même d’un point de vue objectif, comme une restriction de la forme d’usage autorisée sans autre indication particulière. Selon le principe de la bonne foi, il ne pouvait être déduit du simple fait de l’orthographe spécifique utilisée qu’une représentation graphique des éléments du mot, telle qu’elle était utilisée dans les marques déposées par la défenderesse, n’était pas contractuellement autorisée (consid. 4.3.2). Compte tenu des accords passés entre les parties, la demanderesse ne peut pas s’opposer aux enregistrements effectués en se fondant, sur la base de l’art. 3 LPM, sur ses propres marques prioritaires « VON ROLL » et « VON ROLL ENERGY ». Elle ne dispose d’aucun droit de priorité fondé sur le droit des marques sur le logo déposé par la défenderesse, puisqu’elle admet elle-même que sa marque « VON ROLL » (fig.), incorporant ce logo, a été radiée, et que les marques opposantes sont des marques purement verbales. En conséquence, c’est à raison que l’instance précédente a considéré que, compte tenu des accords conclus entre les parties, les marques déposées par la défenderesse ne violent pas les marques verbales « VON ROLL » et « VON ROLL ENERGY » détenues par la requérante, et que celles-ci ne font pas obstacle à leur enregistrement (consid. 4.4). Le recours est rejeté (consid. 5)

• Défaut d'usage
• Droit des marques et des indications de provenance

Art. 29 Cst. al. 2, Art. 4 CC, Art. 11 LPM al. 1, Art. 12 LPM al. 1, Art. 12 LPM al. 3

Après l’écoulement du délai légal de grâce de 5 ans, une marque n’est protégée que dans la mesure où elle a effectivement été utilisée en relation avec les produits et services revendiqués (voir art. 11 al. 1 et art. 12 al. 1 LPM). Cette exigence d’usage correspond à la fonction commerciale de la marque et doit également empêcher que des marques soient enregistrées à titre de réserve. En cas de non-usage, l’action en radiation est donnée en l’absence de juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Si le défaut d’usage est rendu vraisemblable, le titulaire de la marque doit apporter la preuve de l’usage, respectivement de l’existence de justes motifs l’ayant empêché (art. 12 al. 3 LPM). En l’espèce, le Tribunal de commerce a considéré que le défaut d’usage constaté était dû à de justes motifs, à savoir une procédure parallèle opposant les parties, dans laquelle la recourante contestait la validité d’une des marques également en cause dans la présente procédure et cherchait à en faire interdire l’utilisation à l’intimée (consid. 2). Le respect du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. n’implique pas que le Tribunal se détermine sur chacun des griefs soulevés par les parties et les réfute un à un expressément. La Cour peut au contraire limiter son examen à ceux des points importants pour la décision (consid. 2.2). Dans le cas particulier, la recourante ne remet pas fondamentalement en question le fait que l’introduction d’une action en constatation de la nullité et en interdiction puisse constituer un juste motif de non-utilisation de la marque concernée. Dans la mesure où la recourante ne prétend pas que sa demande intentée dans la procédure parallèle serait dépourvue de chances de succès, il n’est pas démontré ni évident qu’il ne s’agirait pas d’une menace que l’intimée devrait raisonnablement prendre en compte. Dans ces circonstances, le fait de considérer, à l’instar de l’autorité précédente, qu’il ne saurait être exigé de l’intimée qu’elle utilise la marque pendant la durée de la procédure parallèle pendante, ne viole pas le droit fédéral. Le point de savoir si un juste motif existe au sens de l’art. 4 CC relève d’une question d’appréciation dans l’examen de laquelle le TF ne s’immisce qu’avec retenue (consid. 2.3).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Importation capillaire
• Procédure

Art. 13 LPM al. 2bis, Art. 5 LPM

Selon l’art. 13 al. 2^bis LPM, le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits de fabrication industrielle même lorsque ces actes sont effectués à des fins privées (consid. 4.1). Les actions civiles de l’art. 55 LPM sont également ouvertes contre les actes visés par l’art. 13 al. 2^bis LPM. L’importateur agissant à des fins privées (importations capillaires) peut être actionné même s’il n’a commis aucune faute (sauf dans les cas visés par l’art. 55 al. 2 LPM) (consid. 8.1.3). L’action en interdiction de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM présuppose l’existence d’un intérêt digne de protection, qui n’existe qu’en présence d’une menace de violation, supposant que le comportement du défendeur fasse sérieusement craindre une violation future. Tel peut notamment être le cas lorsque des violations similaires ont été commises dans le passé, ou lorsque le défendeur nie le caractère illicite des actes commis (consid. 9.3.1). Selon l’instance précédente, rien ne permet d’établir que le défendeur avait l’intention d’importer en Suisse des montres « ROLEX » contrefaites, notamment parce que les montres étaient affichées sans marque sur Internet, et qu’il ne devait donc pas s’attendre à ce que des montres portant les marques verbales et figuratives en question lui soient livrées. En outre, il n’a pas contesté que l’importation de montres contrefaites constitue une violation du droit à la marque de la demanderesse. Selon l’instance précédente, rien n’indique donc qu’il risque de passer à l’avenir d’autres commandes de ce type (consid. 9.3.2).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Motifs absolus d'exclusion

Art. 6quinquies CUP lit. B ch. 2, Art. 5 PAM al. 1, Art. 2 LPM lit. a

l’art. 5 al. 1 PAM renvoie, concernant les motifs d’exclusion à l’enregistrement à la CUP dont l’art. 6^quinquies lit. B ch. 2 mentionne les cas dans lesquels une marque est dépourvue de toute force distinctive et appartient ainsi au domaine public. Cette réglementation conventionnelle correspond aux motifs d’exclusion de l’art. 2 LPM dont la lit. a exclut les signes appartenant au domaine public de la protection du droit des marques (consid. 3.1.1). Les raisons de cette exclusion résident soit en un besoin de libre disposition, soit en l’absence de force distinctive, voire en un mélange des deux. Il suffit que la marque dans son ensemble soit dotée de force distinctive, respectivement ne soit pas frappée d’un besoin de libre disposition. La question de savoir si les destinataires de la marque voient dans le signe une référence à une entreprise déterminée pour les produits revendiqués doit être tranchée en fonction de l’ensemble des circonstances. Un signe est protégeable lorsqu’il est doté à titre originaire du minimum de force distinctive nécessaire pour individualiser les produits et services enregistrés et qu’il permet ainsi à leurs destinataires de les reconnaître dans l’offre générale des produits et services du même genre (consid. 3.1.2). Le TF détermine librement, en tant que question de droit, comment le cercle des destinataires pertinents est constitué et comment ceux-ci perçoivent – pour les biens de consommation courante – le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (consid. 3.1.3). L’instance précédente a retenu, sans que cela ne soit contesté, qu’un signe qui correspond à la forme du produit lui-même ou à celle de son emballage est soumis aux mêmes conditions d’enregistrement que les marques tridimensionnelles et leurs emballages. Il en résulte que comme la forme d’un produit ou de son emballage identifie en premier lieu le produit lui-même et pas provenance industrielle, il ne suffit pas pour admettre qu’il soit doté de force distinctive que ce signe se démarque par sa configuration particulière. Il faut bien plus que sa particularité frappante serve également à en indiquer la provenance, ce qui n’est généralement pas admis pour les catégories de produits pour lesquels la liberté de forme est grande dans la mesure où le signe revendiqué comme marque ne se distingue pas clairement des formes usuellement utilisées (consid. 3.2). Les produits revendiqués par la recourante sont des biens de consommation courante (jouets) destinés généralement à un acheteur final en Suisse dont le degré d’attention n’est pas très élevé. Les figurines de jeu sont prisées des enfants, ainsi que des adultes qui s’occupent d’enfants, mais sont aussi utilisées par des adultes en tant qu’articles de jeu et de jouets pour la baignade, de sorte que leur cercle de destinataires peut être considéré comme large et déployant un degré d’attention peu élevé (consid. 3.5.1). Il est notoire que les figurines de jeu présentes sur le marché offrent des configurations très diverses et cela en particulier pour l’ensemble des secteurs de produits pour lesquels l’autorité précédente a refusé la protection. Un signe est exclu de la protection dès lors qu’il se révèle non susceptible de protection même pour une partie seulement des produits ou services entrant dans la classe revendiquée (consid. 3.5.2). Pour qu’une protection puisse entrer en ligne de compte, il faudrait que les figurines concernées se démarquent de ce qui est usuel et attendu dans le domaine de manière telle qu’elles soient perçues comme identificatrices de la provenance (industrielle des produits concernés). Ce qui n’est pas le cas. Les différentes caractéristiques mises en évidence par l’autorité précédente ou par la recourante dans la physionomie du chien ou l’habillement de l’elfe seront perçues par le public comme des éléments esthétiques de style. Elles se limitent à conférer aux signes (et par là même aux produits représentés) une apparence attirante sans pour autant les distinguer de par leur impression d’ensemble suffisamment d’autres configurations. Les acheteurs de figurines de jeu sont habitués à la diversité des configurations possibles qui peuvent aussi parfois leur paraître étranges de par leur excentricité. Les destinataires perçoivent les signes comme une représentation singulière d’un chien, respectivement d’un elfe, mais pas comme une référence à une entreprise déterminée et cela même s’il devait être admis un haut degré d’attention du cercle des destinataires pertinent. Le fait que les figurines puissent être conçues de façon à les rendre frappantes ne les dote pas de force distinctive (consid. 3.5.3). Cela vaut aussi pour les produits pour lesquels le signe du chien beige/brun a été revendiqué mais auquel l’instance précédente a dénié la force distinctive nécessaire pour être protégé. Dans ce segment de produits également, les personnages de jeu peuvent revêtir des formes très diverses dans lesquelles les créations revendiquées entrent sans peine en particulier si cela est jugé, comme cela doit être le cas en l’espèce, en fonction de la perception qu’en aura un consommateur final moyennement attentif. Même si la texture que présente cette réalisation (qui rappelle la bure) est plutôt surprenante pour des jouets de baignade, des jouets gonflables et autres, cela ne va pas au-delà des variations attendues possibles de ce type de réalisations et ne conduit pas à ce que le signe se distingue de ce qui est usuel d’une manière qui le dote de force distinctive (consid. 3.5.4).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Usage à titre de marque

Art. 3 LPM al. 1, Art. 6 LPM, Art. 11 LPM, Art. 13 LPM

Le droit à la marque confère, selon l’art. 13 LPM, au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer. Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes qui sont similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l’art. 3 al. 1 lit. c LPM). Un tel risque existe lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. Tel est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits par la similitude des signes et attribuent les produits qui portent l’un ou l’autre de ceux-ci au mauvais titulaire de la marque ; ou lorsque le public fait bien la différence entre les signes, mais déduit de leur similitude de faux liens entre leurs titulaires (consid. 2.1). L’autorité précédente a constaté que l’intimée No 1 a enregistré ses marques « OTTO-Versand » pour la Suisse en 1979 et « OTTO » en 1994, alors que la recourante a déposé elle ses marques « OTTO’S » et « OTTO’S » (fig.) en 1998 et 1999 (consid. 2.2). L’intimée peut ainsi prétendre à un droit de priorité pour les produits et services enregistrés par les deux parties, au sens de l’art. 6 LPM (consid. 2.2.1). Ne peut par contre pas être suivi le point de vue de l’autorité précédente selon lequel la prestation de service « vente par correspondance » pour laquelle l’intimée 1 bénéficie d’un droit de priorité par rapport à la recourante, concernerait la vente de produits sur Internet. La simple vente ou distribution de produits n’entre pas dans la notion de prestations de service de commerce de détail, indépendamment du type de canaux de vente par lesquels elle intervient. La vente de marchandise sur catalogue ou par Internet ne constitue pas un service au sens du droit des marques ; au contraire, les produits vendus sont distingués par la marque, quel que soit leur mode de distribution (consid. 2.2.2). L’art. 11 al. 1 LPM prévoit qu’après l’échéance du délai de carence de l’art. 12 LPM, la marque est protégée pour autant qu’elle soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. Cette obligation d’usage correspond à la fonction commerciale de la marque et tend simultanément à empêcher que des marques soient enregistrées quasiment à titre de réserve. En cas de non-usage, une action en radiation peut être intentée (consid. 2.3). En vertu du principe de la territorialité, le droit à la marque n’est donné que par le dépôt et l’usage en Suisse. L’intimée No 1 n’a, de manière incontestée, pas utilisé ses marques en Suisse. La recourante aurait ainsi en principe pu agir en radiation de ces marques. L’intimée No 1, dont le siège est en Allemagne, peut toutefois de prévaloir de la convention entre la Suisse et l’Allemagne du 13 avril 1892 (RS 0.232.149.136) dont l’art. 5.1 prévoit qu’un usage de la marque en Allemagne vaut usage de la marque en Suisse, le droit suisse déterminant ce qui est retenu comme constitutif d’usage. Sur la base de ses marques antérieures « OTTO » et « OTTO-Versand », l’intimée No 1 pourrait interdire à la recourante l’utilisation de sa marque postérieure « OTTO’S » dans la mesure où il en résulte un risque de confusion. La recourante s’est cependant prévalue de la péremption. Une péremption du droit d’agir ne doit pas être admise à la légère puisque seul l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé. L’exercice tardif d’un droit peut ainsi être abusif lorsqu’il repose sur une méconnaissance fautive de la violation de ce droit et que l’auteur de la violation peut avoir considéré de bonne foi que l’absence de réaction constituait une tolérance de cette violation. La jurisprudence exige en plus que l’auteur de la violation se soit constitué dans l’intervalle une situation digne de protection. Si l’autorité précédente s’est bien basée sur ces principes pour examiner la question de la péremption du droit d’agir, elle aurait dû considérer que les conditions d’une péremption du droit d’agir étaient remplies en l’espèce, en particulier étant donné l’étendue de la position digne de protection que s’est constituée la recourante et le fait que l’intimée a non seulement toléré l’utilisation du signe postérieur, mais a expressément renoncé à invoquer son droit de priorité. L’intimée No 1 ne peut ainsi pas invoquer son droit à la marque prioritaire pour interdire à la recourante l’usage du signe « OTTO’S » (consid. 2.3.2). L’autorité précédente peut être suivie sur le point que la péremption du droit d’agir de l’intimée No 1 vis-à-vis de la recourante ne débouche pas sur une perte du droit à la marque prioritaire qui, au contraire, en tant que droit absolu demeure vis-à-vis de tous les autres participants au marché. Il n’existe aucune raison pour que la recourante puisse de son côté, sur la base de l’art. 3 al. 1 LPM, exclure l’intimée No 1, en tant que titulaire d’un droit prioritaire, de la protection du droit des marques (consid. 2.3.3). Il en résulte que chacune des parties peut utiliser ses marques pour distinguer les produits et les services qui ont été revendiqués, sans que l’autre partie puisse le lui interdire sur la base du droit des marques (consid. 2.3.4).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Usage à titre de marque

Art. 956 CO al. 2, Art. 13 LPM al. 2

Relativement à l’utilisation d’un signe protégé sur Internet, le TF n’a pas encore eu à se prononcer sur les conditions de droit matériel qui doivent être remplies sur le plan territorial pour qu’on puisse admettre l’existence d’une violation des droits sur ce signe en Suisse. En raison du principe de territorialité, une violation des droits de propriété intellectuelle en Suisse suppose l’existence d’un « lien territorial » avec la Suisse. La simple accessibilité d’une page Internet ne constitue pas en elle-même un usage juridiquement pertinent d’une marque dans un pays donné. Pour admettre un tel usage, il faut qu’il existe un rapport qualifié entre l’utilisation du signe et le pays concerné, et qu’elle soit couverte par le champ d’application d’un droit de propriété territorialement limité (consid. 3.3.1). La question des conditions auxquelles on peut admettre l’existence d’un « lien territorial suffisant » se pose pour chaque juridiction, en raison de la nature globale d’Internet. C’est pourquoi l’OMPI et l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ont adopté en 2001 une « recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet ». Bien qu’elle ne soit pas formellement juridiquement contraignante, cette recommandation doit être prise en compte comme aide à l’interprétation, en raison de la nature transfrontalière de la problématique et de la nécessité, pour la résoudre, d’une approche coordonnée au niveau international. Selon l’art. 2 de la recommandation commune, l’utilisation d’un signe sur Internet est assimilée à l’utilisation de ce signe dans un Etat membre si elle a des « incidences commerciales » dans cet Etat. L’art. 3 al. 1 dresse une liste non exhaustive d’éléments pouvant être pris en considération pour déterminer si tel est le cas, l’al. 2 précisant que ces facteurs ne constituent que des indications et que la conclusion dépendra des circonstances du cas d’espèce. Dans un cas concret, les effets de l’utilisation de la marque sur les intérêts économiques nationaux du titulaire du droit doivent être pris en compte. Pour apprécier si l’utilisation d’un signe sur Internet a un lien économique suffisant avec la Suisse, il faut avant tout mettre en balance les intérêts de l’utilisateur du signe et ceux du titulaire du droit de propriété national (consid. 3.3.2). Comme le soulignent à juste titre les plaignantes, la recommandation commune trouve son origine dans une époque où toute utilisation de signes sur Internet était nécessairement mondiale et ne pouvait être fractionnée territorialement. Par conséquent, la recommandation ne tient pas compte de la possibilité, apparue depuis, de limitations géographiques de territoires sur Internet au moyen de mesures techniques. Aujourd’hui répandues, les mesures dites de géoblocage et de géociblage permettent de définir les zones géographiques dans lesquelles différents contenus sont mis à disposition sur Internet. Dans l’évaluation des « incidences commerciales » de l’utilisation d’un signe sur Internet, ces possibilités de restrictions d’accès doivent être prises en compte dans la nécessaire mise en balance des intérêts en jeu (consid. 3.3.3). Le domaine Internet « merck.com » présente un lien territorial suffisant avec la Suisse pour admettre un usage du signe « Merck » en Suisse. Notamment, les défenderesses appartiennent à un important groupe pharmaceutique, actif au niveau mondial, et également présent en Suisse pour certaines d’entre elles. Elles exercent incontestablement une activité opérationnelle en Suisse, dans le cadre du développement et de la distribution de produits pharmaceutiques et de produits connexes. Contrairement à ce qu’a considéré l’instance précédente, le fait que les produits soient commercialisés en Suisse sous un autre signe n’est pas déterminant, car ce qui importe est l’effet économique de l’utilisation du signe sur Internet. Le fait qu’aucun produit ne puisse être commandé en Suisse via le site « merck.com » n’est pas non plus déterminant. Par ailleurs, c’est à tort que l’instance précédente considère comme nécessaire pour qu’on puisse admettre un lien suffisant avec la Suisse que le site Internet en cause ait un lien plus intense avec la Suisse qu’avec d’autres pays. En outre, le fait que les défenderesses exploitent les sites « msd.com » et « msd.ch » ne s’oppose pas à l’admission d’un lien suffisant avec la Suisse de « merck.com » (consid. 4.2). Il existe donc bien en l’espèce, par l’utilisation du site Internet « merck.com », une « incidence commerciale » suffisante sur la Suisse et, donc, un usage du signe en Suisse (consid. 4.3). L’usage de la marque d’un tiers à des fins d’information n’est possible que lorsqu’il est effectué pour désigner l’offre de ce dernier. En l’espèce, l’utilisation par les défenderesses des signes « Merck » ou « Merck Manual » sur des présentoirs accrochés dans une salle de réception pour se désigner ou pour désigner leur groupe et leurs produits constitue, même dans l’hypothèse où il avait pour but d’informer sur l’histoire du groupe, un usage tombant sous le coup des art. 13 al. 2 LPM et 956 al. 2 CO (consid. 6.4.2.1). Il est courant pour les entreprises, comme pour d’autres organisations privées et publiques, d’utiliser des adresses électroniques qui contiennent leur propre signe. Par conséquent, l’utilisation par certaines des défenderesses de l’élément « @merck » dans leurs adresses électroniques ne revêt pas qu’une fonction purement technique, mais aussi une fonction distinctive. L’utilisateur moyen, confronté à une adresse du type « prénom.nom@merck.com », reconnaît que la personne qui l’utilise appartient au groupe « Merck » (consid. 6.5.1).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Défaut d'usage

Art. 8 CC ; 11 al. 1, al. 2, 12 al. 1, al. 3 LPM

Les marques d’exportation étant appliquées sur des produits destinés exclusivement à l’exportation, elles ne répondent pas à l’exigence de la commercialisation sur le territoire suisse. Le législateur en a tenu compte et a prévu, à l’art. 11 al. 2 in fine LPM, que « l’usage pour l’exportation est assimilé à l’usage de la marque » (consid. 2.1). Le législateur en introduisant dans la loi la « marque dite d’exportation » a explicitement manifesté son intention d’ancrer l’exigence de « l’apposition en Suisse d’une marque sur des produits destinés exclusivement à l’exportation (ou sur leur emballage) » dans le souci de s’aligner par-là sur le droit communautaire qui posait (et pose toujours) cette exigence (voir réf. cit.). L’art. 11 al. 2 in fine LPM ne constitue pas à proprement parler une exception au principe de la territorialité, mais cette règle légale tient compte du fait que les produits destinés exclusivement à l’exportation ne sont pas commercialisés sur le territoire suisse ; elle concède, pour les marques dont les produits sont destinés exclusivement à l’exportation, un allègement de l’exigence de l’usage sur le territoire national, mais sans renoncer à tout rattachement concret avec ce territoire. La marque doit être utilisée en lien avec un produit déterminé. Ainsi, le seul fait d’apposer en Suisse la marque sur un support (hypothèse de l’impression d’étiquette comportant la marque) destiné à un produit maintenu à l’étranger ne répond pas à l’exigence de l’apposition, sur le territoire suisse, de la marque sur le produit (consid. 2.2.1). Un usage à titre de marque doit intervenir conformément à la fonction de la marque, c’est-à-dire pour distinguer les produits ou les services. En d’autres termes, l’usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif. Une utilisation dans la sphère interne de l’entreprise du titulaire de la marque ne suffit pas. Ainsi, l’utilisation à des fins privées (par exemple pour récompenser, à certaines occasions, les employés de l’entreprise) ou à l’intérieur de l’entreprise (notamment le flux de marchandises et le stockage à l’interne) n’est pas de nature à maintenir le droit. Il en va de même lorsque la marque est utilisée exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan économique. Dans ce dernier cas, même si les transferts de biens (notamment durant la période de fabrication d’un produit déterminé) entre les sociétés du « groupe » sont en principe inscrits comme des achats-ventes dans la comptabilité propre de chacune des sociétés, il ne s’agit que d’une utilisation (flux de marchandises) à l’interne du « groupe » qui ne vaut pas usage à titre de marque. Cet usage ne pourra alors être reconnu qu’au moment de leur (re)vente à des tiers (grossistes, détaillants, clientèle privée). Pour déterminer si on est en présence d’un usage en tant que marque (qui est une question de droit), il convient de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s’adressent les produits enregistrés. Les circonstances du cas particulier, et notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, doivent ainsi être prises en considération (consid. 2.3.1). Par la nature des choses, il est plus aisé de prouver l’usage d’une marque que son non-usage. L’art. 12 al. 3 LPM prévoit ainsi que quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable, la preuve de l’usage incombant alors au titulaire. Ce dernier doit établir tous les éléments de faits qui permettront ensuite au Juge, sous l’angle du droit, de déterminer que l’usage est intervenu conformément à la fonction de la marque (consid. 2.3.2). Dans le cas d’espèce, la marque est appliquée sur le cadran destiné aux futures montres, à l’étranger, puis le cadran posé sur les montres en Suisse avant leur exportation. Il n’en résulte pas que l’apposition de la marque interviendrait à l’étranger uniquement et que la condition qu’elle intervienne dans notre pays ne serait pas réalisée, dans la mesure où la marque est simplement appliquée sur un support, le cadran, à l’étranger, puis apparaît réellement sur le produit fini, ce qui constitue l’élément déterminant, sur le territoire suisse, dans le cadre des opérations d’assemblage, au moment où le cadran est posé sur les montres (consid. 2.4). Faute toutefois d’avoir établi un usage public, à l’extérieur des sociétés du « groupe » pendant le délai de carence de 5 ans de l’art. 12 al. 1 LPM, la défenderesse n’a pas fourni les preuves permettant d’établir l’usage de la marque litigieuse durant la période de carence (consid. 2.5.4). Le TF admet le recours en matière civile et réforme l’arrêt attaqué en ce sens que la nullité de la marque litigieuse (pour défaut d’usage) est constatée et qu’il ordonne à l’IPI de radier cette marque pour les produits de la classe 14 (consid. 2.6).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Marque défensive

Art. 8 CC ; 12 al. 1 LPM

La jurisprudence fédérale n’admet pas de protection pour les marques qui n’ont pas été déposées pour être utilisées, mais dans le dessein, en empêchant l’enregistrement de signes correspondants par des tiers, d’élargir le champ de protection de marques effectivement utilisées ou pour obtenir des avantages financiers ou autres de l’utilisateur antérieur. L’absence d’intention d’utiliser la marque en entraîne la nullité. L’inadmissibilité des marques enregistrées de mauvaise foi étant donné l’absence de volonté de les utiliser constitue, à côté du non-usage selon l’art. 12 al. 1 LPM, un motif propre et indépendant de perte du droit à la marque, et le titulaire d’une telle marque ne peut pas se prévaloir du délai de non-usage. La preuve de l’absence de volonté d’utiliser, outre qu’elle porte sur un fait négatif, concerne en plus un fait interne (« innere Tatsache ») qui peut à peine être prouvé de manière positive. En vertu de son obligation de collaborer à la preuve, il peut ainsi être exigé de la partie qui a enregistré la marque qu’elle documente, ou à tout le moins qu’elle allègue, les motifs qui dans le cas concret, en dépit du reproche qui lui est fait d’avoir enregistré la marque de manière abusive, seraient au contraire constitutifs d’une stratégie de marque fondée sur la bonne foi. Si ces indications ne convainquent pas le juge, la preuve abstraite d’une constellation typique d’une marque défensive suffit dans l’appréciation globale des preuves (consid. 2.1). La répartition du fardeau de la preuve devient sans objet lorsque, comme dans le cas concret, le tribunal arrive à la conclusion, dans son appréciation des preuves qu’un fait allégué est établi (consid. 2.2.1). L’instance précédente a admis dans son appréciation des preuves présentées que le recourant avait enregistré la marque suisse No 624864 « WILD HEERBRUGG », ainsi d’ailleurs que la marque suisse No 567937 « WILD HEERBRUGG » qui ne fait pas l’objet du présent litige, sans l’intention de l’utiliser mais bien plutôt dans le dessein d’attaquer des marques comportant ces éléments et d’exiger de l’argent pour renoncer à la procédure. Il ne s’agit pas là d’un cas d’absence de preuve dont les circonstances devraient être revues (consid. 2.2.1).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)

Art. 16 al. 1 ADPIC ; 26 Cst. ; 2 lit. c, lit. d, 3 lit. a LPM ; 6 aLPAP ; 6, 9 LPAP

Les motifs absolus d’exclusion, comme la violation du droit, doivent être pris en compte également dans le cadre d’une procédure d’opposition, en particulier pour déterminer le champ de la protection de la marque opposante. Le TAF vérifie donc si le signe « Swiss Military » viole la LPAP pour prendre en compte une éventuelle violation dans la détermination du champ de protection dont bénéficie la marque opposante (consid. 5.1). Le terme « Swiss » peut aussi bien constituer une indication de provenance se rapportant à notre pays qu’une référence aux autorités administratives de celui-ci. En tant qu’indication de provenance, le terme appartient au domaine public et ne peut pas être monopolisé par un enregistrement de marque, de sorte qu’il reste d’une utilisation libre pour les tiers même s’il fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre d’une marque comportant d’autres éléments distinctifs. En tant que référence aux autorités administratives de la Suisse, son utilisation peut être interdite. Les termes « militaire » et « armée » sont synonymes et font référence de manière non équivoque à la Confédération également dans leur traduction anglaise de « Military » (consid. 5.2.2). Le fait que la marque opposante considérée soit enregistrée pour des montres, qui sont assimilées par la jurisprudence à des éléments du matériel militaire, augmente le risque de confusion avec la Confédération plutôt qu’il ne l’exclut selon l’art. 6 aLPAP. En vertu de cette disposition en vigueur jusqu’au 1^er janvier 2017, le signe « Swiss Military » revendiqué pour des montres ne pouvait ainsi pas être utilisé par d’autres entités que la Confédération (consid. 5.2.3). Depuis le 1^er janvier 2017, date de l’entrée en vigueur des art. 6 et 9 LPAP, l’utilisation d’une dénomination désignant la Suisse comme entité administrative est exclusivement réservée à cette dernière indépendamment même de l’existence d’un risque de confusion. Selon le Message, les désignations officielles ne doivent plus être utilisées que par les collectivités ainsi désignées et leurs organes (ou éventuellement les entités tierces exerçant une activité étatique ou semi-étatique) au sens de l’art. 9 al. 2 LPAP. La marque opposante viole donc la LPAP révisée dans la mesure où le signe « Swiss Military » doit être qualifié de désignation officielle au sens de l’art. 6 LPAP ou est susceptible d’être confondu avec une désignation officielle et n’est pas utilisé par la collectivité qu’il désigne (au sens de l’art. 9 al. 1 LPAP). A la différence de ce qui valait sous l’ancien art. 6 LPAP, l’art. 9 al. 1 LPAP interdit désormais l’utilisation per se d’une désignation officielle et des termes susceptibles d’être confondus avec elle, par toute autre personne que la collectivité concernée. Ceci qu’il en résulte ou non un risque de confusion. Seules les exceptions des al. 2 et 3 de l’art. 9 entrent en ligne de compte ; soit pour les personnes exerçant une activité étatique ou semi-étatique selon l’al. 2 ; ou pour les utilisations en combinaison avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (al. 3) (consid. 5.3.1). Le caractère contraire au droit d’un signe au sens de l’art. 2 lit. d LPM ne peut pas être réparé par un long usage selon la doctrine dominante et constante (consid. 6.2). Un courant minoritaire paraît admettre une imposition par l’usage, mais uniquement pour un signe trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM qui aurait acquis avec le temps une autre signification de sorte qu’il ne serait plus susceptible d’induire le public en erreur (consid. 6.2.1). En l’espèce, la marque opposante étant constituée uniquement de signes qui ne peuvent pas être utilisés par sa déposante selon la LPAP, elle ne dispose par conséquent pas d’un champ de protection qui la dote d’une force d’interdiction lui permettant de faire opposition à la deuxième marque bien que celle-ci soit identique et destinée à des produits identiques (consid. 7). L’enregistrement d’une marque ne crée pas de droits acquis à une prétention en interdiction, l’examen de la validité d’une marque demeurant de la compétence des tribunaux civils. A fortiori, la simple privation d’un droit d’action entre parties, comme c’est le cas en l’espèce puisque le rejet de l’opposition n’empêchera pas les parties de saisir le juge civil pour déterminer laquelle d’entre elles dispose d’un droit préférable à la marque, ne saurait porter atteinte à la garantie de la propriété (consid. 8.1).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)

Art. 6^ter CUP ; 26, 190 Cst. ; 2 lit. d, 28 al. 2, 29 al. 1, al. 2 LPM ; 14 al. 3, 35 LPAP ; 4, 5, 6 LPNEONU

La publication dans la Feuille fédérale du 12 mai 2009 du sigle « ADB » pour « Banque Asiatique de Développement » lui a conféré la protection de la loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (LPNEONU). La marque litigieuse déposée comporte la suite de lettres « ADB » et reprend ainsi un signe distinctif protégé. La déposante prétend toutefois être, en vertu de l’art. 5 LPNEONU, au bénéfice du droit de continuer l’utilisation de ce sigle auquel elle a eu recours sous plusieurs formes depuis 1995 pour désigner son entreprise, ainsi que comme marque pour ses produits et services (consid. 2.3). La protection conférée par la LPNEONU aux signes distinctifs des organisations intergouvernementales va plus loin que celle minimale exigée par l’art. 6^ter CUP. Cela vaut aussi pour la réglementation découlant de l’art. 5 LPNEONU (consid. 3.1). Tant la LPM que la loi sur la protection des armoiries suisses et autres signes publics consacrent un droit dérivé d’un usage antérieur. Ainsi, l’art. 14 al. 1 LPM prévoit, sous la note marginale « restriction concernant les signes utilisés antérieurement » que le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l’usage, dans la même mesure que jusque-là, d’un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. Une partie de la doctrine en tout cas considère que cette disposition n’autorise pas le bénéficiaire d’un droit d’usage antérieur à enregistrer après coup le signe qu’il utilisait préalablement sans l’avoir enregistré. A l’inverse, l’art. 14 al. 3 LPAP comporte une exception spécifique à l’interdiction d’enregistrement pour les signes pour lesquels le Département fédéral de justice et de police a accordé le droit de poursuivre l’usage en vertu de l’art. 35 LPAP. Cette disposition est destinée à tenir compte des intérêts des entreprises traditionnelles suisses et des associations qui utilisent depuis de nombreuses années les armoiries suisses ou un signe qui leur est similaire lorsque ces signes se sont imposés comme signes distinctifs dans le public. Le droit limité de poursuivre l’usage antérieur admis dans ces cas comporte la possibilité d’enregistrer le signe comme marque. Le but de cette réglementation est aussi en particulier d’améliorer la protection des signes correspondants à l’étranger (consid. 3.2). L’art. 5 LPNEONU prévoit que celui qui, avant la publication de la protection d’un signe par la LPNEONU, avait commencé à faire de bonne foi usage des noms, sigles, armoiries, drapeaux et autres emblèmes protégés, pourra continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’organisation intergouvernementale intéressée. L’intérêt public à la protection des signes distinctifs des organisations intergouvernementales l’emporte sur l’intérêt privé du titulaire du signe. L’art. 6 LPNEONU prévoit expressément que les signes dont l’emploi est interdit en vertu de cette loi et les signes susceptibles d’être confondus avec eux ne peuvent en particulier pas être enregistrés comme marques. L’art. 5 LPNEONU introduit uniquement un correctif permettant le respect des droits acquis. Il ne saurait être déduit des art. 4 et 5 LPNEONU que l’enregistrement d’une version modernisée et développée d’un signe utilisé jusque-là en vertu d’un droit acquis devrait être autorisé et ne saurait être refusé que s’il en résultait un préjudice pour l’organisation intergouvernementale concernée (consid. 3.2). Un motif d’empêchement absolu s’oppose à l’enregistrement de la marque déposée (art. 2 lit. d LPM en lien avec l’art. 6 LPNEONU). Le législateur a pris en compte l’intérêt du bénéficiaire d’un signe utilisé antérieurement dans le cadre de l’art. 5 LPNEONU. Cette réglementation de la LPNEONU lie le Tribunal fédéral au sens de l’art. 190 Cst. Il n’y a pas là d’atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété (consid. 3.3).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)

Art. 2 lit. a LPM

La société Apple Inc. a déposé en 2013 une demande d’enregistrement du signe APPLE en tant que marque auprès de l’IPI, pour des services de la classe 37 (construction, réparation, services d’installation, ...), ainsi que pour des produits des classes 14 (montres, bijoux, colliers, bracelets, ouvrages en métaux précieux, ...) et 28 (jeux, jouets, jeux vidéo, ...). L’IPI a refusé l’enregistrement pour une partie des produits des classes 14 et 28, au motif que le signe, en relation avec ces produits, serait dénué de force distinctive et appartiendrait donc au domaine public. Le TAF n’a admis que partiellement le recours d’Apple Inc. contre la décision de l’IPI. Dans l’examen de la force distinctive originaire d’un signe, il faut se baser sur le signe tel qu’il a été déposé, sans tenir compte de son usage effectif sur le marché. Pour déterminer si un signe est descriptif et appartient au domaine public, il faut d’abord examiner s’il a un sens littéral reconnaissable. Lorsqu’un mot a plusieurs significations possibles, il faut rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte des produits ou des services en cause. La signification des mots pouvant évoluer, il faut se baser sur la compréhension actuelle effective des destinataires pertinents. Le plus souvent, elle correspond au sens lexical du mot. Toutefois, si le public pertinent ne comprend plus un terme dans ce sens, mais le comprend avant tout comme une référence à une entreprise déterminée, il faut en tenir compte dans la procédure d’enregistrement (consid. 2.3.2). Les produits et services concernés s’adressent au grand public. La marque APPLE étant l’une des plus connues au monde, le terme n’est pas compris par le consommateur moyen avant tout comme désignant le fruit « pomme », mais comme une référence directe à une entreprise déterminée, bien qu’une partie considérable du public suisse connaisse la traduction littérale du mot dans les différentes langues nationales. Ainsi, contrairement à ce qu’a estimé l’instance précédente, APPLE est considéré par le destinataire moyen comme une référence directe à une entreprise déterminée, sans qu’il ait besoin d’avoir recours à une traduction, pour l’ensemble des produits revendiqués en classes 14 et 28. Pour tous ces produits, la marque APPLE est donc propre à distinguer les produits de la demanderesse de ceux des autres fournisseurs, et ne constitue pas un signe appartenant au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (consid. 2.3.3).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)

Art. 8, 29 al. 2 CC ; 951 al. 1, 956 CO ; 3 al. 1 lit. c, 11 al. 2, al. 3, 12 al. 1, 13 al. 2 LPM ; 151 CPC

Un risque de confusion existe au sens de l’art. 3 al. 1 LPM lorsqu’un signe plus récent porte atteinte à la force distinctive d’une marque antérieure. Tel est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude du signe et que les produits ou les services portant l’un ou l’autre des signes soient attribués au mauvais titulaire de la marque (risque de confusion direct) ou au cas où le public fait la différence entre les deux signes, s’il déduit de leur ressemblance l’existence de liens en fait inexistants, en particulier s’il croit y voir des marques de séries qui désignent les différentes lignes de produits de la même entreprise ou de différentes entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect). Pour trancher du risque de confusion entre des marques, c’est l’impression d’ensemble que celles-ci laissent dans le souvenir du consommateur qui est déterminante. Plus un signe s’est imposé de manière forte dans le commerce, plus son champ de protection est large et plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le risque que des confusions interviennent est élevé et plus le signe le plus récent doit se différencier nettement des signes antérieurs pour bannir tout risque de confusion. La vérification de l’existence d’un tel risque de confusion est une question de droit. Le TF examine ainsi en particulier librement comment a été établi le cercle des destinataires pertinent des produits ou services enregistrés et – pour les biens de consommation courante – comment les destinataires perçoivent le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (consid. 2.1). Après l’écoulement du délai de carence de 5 ans de l’art. 12 al. 1 LPM, une marque n’est protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée en relation avec les produits et les services enregistrés (au sens de l’art. 11 al. 1 LPM). L’objet de l’utilisation à titre de marque doit en outre concorder avec l’objet de la protection à titre de marque. La marque doit dès lors fondamentalement être utilisée telle qu’elle est enregistrée puisque ce n’est qu’ainsi qu’elle pourra déployer l’effet distinctif qui correspond à sa fonction. L’art. 11 al. 2 LPM admet cependant que l’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de celle qui est enregistrée suffit pour maintenir le droit. Il convient alors que l’identité du noyau distinctif de la marque qui en détermine l’impression d’ensemble soit conservée et qu’en dépit de l’utilisation différente qui en est faite, le caractère distinctif de la marque demeure. Cela n’est le cas selon la jurisprudence du TF que lorsque le commerce, malgré sa perception des différences, met l’impression d’ensemble dégagée par le signe différent utilisé sur le même plan que celle de la marque enregistrée et voit ainsi encore et toujours la même marque dans la forme utilisée. Il faut donc se demander si le commerce voit dans la forme enregistrée et la forme utilisée un seul et même signe et n’attribue aucun effet distinctif propre aux éléments modifiés, ajoutés ou abandonnés. Les exigences d’identité des signes lorsqu’elles concernent l’élément central (« Kernbereich ») de la marque sont ainsi bien plus élevées que dans le cadre de l’examen d’une confusion. Enfin, l’usage destiné à maintenir le droit ne suppose pas que le titulaire de la marque utilise lui-même le signe en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire selon l’art. 11 al. 3 LPM (consid. 2.3.1). Une utilisation de la marque avec des éléments descriptifs additionnels qui ne font pas disparaître l’identité de l’élément caractéristique central de celle-ci, soit in casu le vocable « tecton », vaut usage de la marque, le commerce voyant un seul et même signe entre la marque enregistrée et la forme sous laquelle elle est utilisée. Il ne saurait être exigé du titulaire de la marque qu’il fasse du marketing, mais uniquement qu’il utilise effectivement sa marque. Ce qui est déterminant est l’existence d’un usage conforme de la marque au sens de l’art. 11 LPM. Il ne saurait être considéré qu’un usage de la marque sur des cartes de visite, la home page du site de la société ou des documents de présentation de celle-ci, sur des véhicules ou des bâtiments ne serait pas sérieux (consid. 2.3.1.3). Le cercle des destinataires pertinents pour des travaux de couverture et de construction offerts sous les marques « tecton » et « tecton (fig.) » sont des acheteurs privés et publics du domaine du bâtiment auxquels les prestations du titulaire de la marque sont généralement présentées par un architecte. Aucune des marques litigieuses ne vise exclusivement des professionnels. Du moment que les prestations offertes par le titulaire de ces marques dans le domaine de la construction ne se rapportent pas à des besoins courants, un degré d’attention légèrement accru peut être attendu de leurs destinataires. Il ne suffit toutefois pas à exclure l’existence d’un risque de confusion (consid. 2.3.2). Un risque de confusion direct entre les deux signes doit être admis. En effet, ces derniers, respectivement en tout cas leurs éléments caractéristiques essentiels « tecton » et « dekton » sont si semblables tant sur les plans visuels que sonores qu’ils sont susceptibles d’être confondus même par ceux qui feraient preuve d’un degré d’attention légèrement accru, par exemple en étant perçus comme résultant de simples fautes de frappe. Dans la mesure où des produits semblables sont offerts sous ces désignations, un risque de confusion est sans autre donné, de sorte que le signe le plus récent doit se voir dénier la protection à titre de marque (consid. 2.3.3). Il y a similitude entre des services d’une part et des produits d’autre part lorsqu’il existe un lien commercialement usuel entre eux dans le sens où les deux sont typiquement offerts par les mêmes entreprises comme constituant un paquet de prestations unique (consid. 2.3.4). Tel est le cas entre des matériaux de construction comme produits de la classe 19, d’une part, et des travaux de construction, de réparation et d’installation en tant que services de la classe 37, d’autre part. Le tout constitue en effet du point de vue de l’acheteur un paquet de prestations cohérent impliquant qu’une similitude soit admise au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (consid. 2.3.4.1-2.3.4.5). Selon l’art. 13 al. 1 LPM, le droit à la marque confère à son titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits enregistrés. Le titulaire peut, selon l’art. 13 al. 2 LPM ; interdire à des tiers l’usage d’un signe exclu de la protection en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM. L’action en interdiction que le titulaire déduit de l’art. 13 al. 2 LPM découle de son enregistrement au registre des marques et vaut pour toute la Suisse (consid. 3).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)

Art. 9, al. 2 Cst, 8, 29, 55  CC ; 150 al. 1 CPC ; 951 al. 2 CO ; 3 al. 1 lit. c, 13 al. 2 LPM ; 2, 3 al. 1 lit. c LCD

La notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs et il s’agit d’une question de droit que le TF revoit librement. Comme les sociétés anonymes peuvent choisir librement leurs raisons de commerce, la jurisprudence pose généralement des exigences élevées concernant leur force distinctive. Selon la jurisprudence constante, les raisons de commerce bénéficient d’une protection également à l’encontre des entreprises qui sont actives dans une autre branche du commerce. Mais les exigences concernant la différenciation des raisons de commerce sont plus strictes lorsque les entreprises peuvent entrer en concurrence de par leurs buts statutaires ou s’adressent, pour une autre raison, aux mêmes cercles de clients ; cela vaut aussi en cas de proximité géographique des entreprises. C’est en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent auprès du public que doit être tranchée la question de savoir si deux raisons de commerce sont suffisamment différentes pour coexister. Cela doit être vérifié non seulement dans le cadre d’un examen attentif et simultané des raisons de commerce, mais également en fonction du souvenir qu’elles laissent. Lequel est marqué par les éléments des raisons de commerce qui sont frappants de par leur effet sonore ou leur signification. Ces éléments revêtent une importance déterminante dans l’examen de l’impression d’ensemble générée par une raison de commerce. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie qui bénéficient en général d’une forte force distinctive. Il en va autrement pour les désignations descriptives qui appartiennent au domaine public. Il y a risque de confusion lorsque la raison de commerce d’une entreprise peut être prise pour celle d’une autre ou donne l’impression erronée que les entreprises seraient économiquement ou juridiquement liées (consid. 3.1). En l’espèce, la Cour cantonale a retenu que les signes étaient semblables parce qu’ils se différenciaient seulement par leurs premières lettres « P » et « B » mais qu’en dépit de la similitude des domaines d’activité et de la proximité des sièges des deux entreprises, il convenait de tenir compte de ce que leurs raisons de commerce n’étaient pas de pure fantaisie mais reprenaient les noms de famille des avocats qui les exploitent. La Cour cantonale a en outre relevé que les noms de famille sont donnés par la nature et qu’une personne physique a un intérêt digne de protection à pouvoir désigner sous celui-ci les prestations qu’elle, ou les personnes qui sont sous sa responsabilité, dispense. De sorte qu’il existe très peu de possibilités de différenciation. En particulier, lorsque le service offert présente une composante personnelle forte, comme c’est le cas pour l’activité d’avocat. Il n’est par conséquent pas possible de transposer sans autre aux noms de famille la portée de la protection accordée aux dénominations de fantaisie. Les noms de famille rares ont ainsi certes une force distinctive accrue, mais la portée de leur champ de protection se limite (sauf circonstances particulières relevant de la loi contre la concurrence déloyale) aux noms de famille identiques et ne s’étend pas à ceux qui sont semblables seulement. Le fait que les raisons de commerce considérées soient construites de la même manière (soit nom de famille – Avocats – SA) n’augmente pas le risque de confusion puisque cette configuration est usuelle. Dans le cas particulier, le fait que la première lettre de chacun des deux noms de famille (à laquelle une attention particulière est accordée parce qu’elle se trouve en début du mot) soit différente (P et B), la manière différente de les écrire et leur effet phonétique différent également, mais surtout le caractère extraordinairement rare de l’un des deux noms de famille et relativement commun de l’autre, ainsi que l’absence de cas de confusion effectif en dépit de la similitude des signes, de la proximité géographique des entreprises, et du caractère pour l’essentiel similaire de leurs activités, excluent l’existence d’un risque de confusion au sens du droit des raisons de commerce (consid. 3.2 et consid. 3.3.2). Le TF considère que la Cour cantonale a, à juste titre, examiné de manière différente le degré de différenciation nécessaire, selon que la raison de commerce concernée est formée de désignations de personnes, de désignations descriptives ou de désignations de fantaisie. Les éléments désignant l’activité professionnelle déployée (avocats) ainsi que la forme juridique (SA) constituent des éléments à faible force distinctive des raisons de commerce examinées. Le risque de confusion doit ainsi être déterminé en fonction des deux noms de famille « Pachmann » et « Bachmann » qui se différencient par leur première lettre qui joue un rôle marquant, parce qu’elle figure au début des dénominations considérées. Du point de vue du contenu sémantique, le public suisse ne décèle pas dans les termes « Pach » une ancienne manière d’écrire « Bach », et il est dès lors irrelevant que « Pachmann » soit la manière d’écrire « Bachmann » en haut allemand. Les jurisprudences « Adax » / « Hadax » et « Pawag » / « Bawag » rendues en relation avec des dénominations de pure fantaisie ne peuvent pas être transposées à l’examen du risque de confusion entre deux noms de famille. Outre la différence entre les premières lettres des deux noms, le caractère extraordinairement rare du nom de famille « Pachmann » alors que « Bachmann » est relativement répandu, amène le public usuellement attentif à faire la différence entre les deux raisons de commerce. Un risque de confusion n’entrerait pas non plus en ligne de compte si une force distinctive accrue devait être reconnue au patronyme « Pachmann » du fait de sa rareté (consid. 4). Le titulaire d’une marque peut interdire aux tiers d’utiliser des signes similaires à une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 13 al. 2 en lien avec l’art. 3 al. 1 lit. c LPM). Lequel est donné lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude des signes et attribuent les produits, désignés par l’un ou l’autre des signes, au mauvais titulaire de la marque ; ou lorsque le public distingue bien les deux signes mais déduit de leur ressemblance de fausses relations entre leurs titulaires. Pour trancher du risque de confusion entre des marques, c’est l’impression d’ensemble que celles-ci laissent dans le souvenir du consommateur qui est déterminante. La question de savoir si deux marques se distinguent suffisamment ou sont au contraire susceptibles d’être confondues ne doit pas être résolue dans le cadre d’une comparaison abstraite des marques considérées, mais doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont semblables, plus le risque que des confusions se produisent est élevé, et plus le signe le plus récent doit se différencier nettement des signes antérieurs pour bannir tout risque de confusion. Le champ de protection d’une marque dépend de sa force distinctive. Une marque faible bénéficie d’un champ de protection plus limité contre les signes similaires qu’une marque forte. Lorsqu’une marque s’approche du domaine public, elle ne bénéficie que d’une force distinctive limitée tant qu’elle n’a pas été imposée comme signe distinctif dans l’esprit du public par des efforts publicitaires importants. Des différences modestes suffisent à exclure le risque de confusion en présence d’une marque faible. Constituent des marques faibles, celles dont les éléments essentiels se rapprochent étroitement de termes génériques du langage commun. Sont au contraire des marques fortes celles qui frappent par leur contenu fantaisiste ou qui se sont imposées dans le commerce (consid. 4.1). Dans le cas particulier, l’utilisation du terme « Bachmann » sur les cartes de visite intervient bien à titre de marque mais dans une combinaison avec des éléments figuratifs qui en déterminent l’impression d’ensemble. C’est ainsi l’élément « B » qui prédomine de sorte que le cercle des destinataires pertinents qui est composé de personnes cherchant à obtenir des services juridiques, ainsi que des publications ou des imprimés dans le même domaine, ne risque pas d’être induit en erreur, même au cas où il ne déploierait qu’un degré d’attention usuel (consid. 4.2). Selon l’art. 2 LCD, un comportement est déloyal et contraire au droit s’il est trompeur ou viole d’une autre manière le principe de la bonne foi dans les affaires et influence les relations entre commerçants et consommateurs. Adopte un comportement déloyal en particulier celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. Entrent dans ce cas de figure tous les comportements qui par la création d’un risque de confusion induisent le public en erreur, en particulier afin d’exploiter la réputation d’un concurrent. C’est ainsi en fonction du comportement concrètement adopté sur le plan de la concurrence que doit être tranchée la question de l’existence d’un risque de confusion au sens de la LCD. Si la notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs, il convient dans la détermination de son existence dans le cadre du droit de la concurrence, de tenir compte de toutes les circonstances. Soit pas seulement de la manière dont le signe est enregistré, mais aussi de celle dont il est concrètement utilisé et des autres éléments en dehors des signes eux-mêmes. C’est ce que la Cour cantonale a fait in casu en examinant comment la marque mixte « Bachmann » était utilisée sur les cartes de visite de l’intimée et en tenant compte du fait que les personnes cherchant à obtenir les services d’un avocat ou d’autres prestations juridiques déploient un degré d’attention supérieur à la moyenne en raison du rapport de confiance particulier qui caractérise la relation entre un avocat et son client, ainsi que des dépenses supérieures à celles de l’acquisition d’un produit de masse qui l’accompagnent (consid. 5.2).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Procédure
• Droit des marques et des indications de provenance > Procédure > Détermination du gain

Art. 9, 29 al. 2 Cst. ; 8 CC ; 42 al. 2 CO ; 55, 59 al. 2 lit. a, 164 CPC

Selon l’art. 42 al. 2 CO, le dommage qui ne peut pas être exactement établi doit être déterminé par le Juge équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé. Hormis dans le cas rare de la prise en compte des principes abstraits déduits de l’expérience, cette détermination équitable du dommage se base sur une appréciation de l’état de fait et relève ainsi de la détermination des faits qui n’est revue par le TF qu’en cas d’arbitraire. Il incombe au Juge dans le cadre d’un exercice correct de sa liberté d’appréciation de faire la lumière sur les critères de décision dont il envisage de tenir compte, respectivement sur ceux pour lesquels il a besoin d’informations complémentaires. La latitude donnée au Juge de considérer le dommage comme établi sur la base d’une simple estimation n’a pas pour but d’exonérer le demandeur de manière générale du fardeau de la preuve, ni non plus de lui conférer la possibilité d’élever des prétentions en dommages et intérêts de n’importe quelle hauteur sans avoir à fournir de plus amples indications. Bien au contraire, l’application de cette disposition ne le dispense pas d’alléguer, dans toute la mesure possible et exigible, toutes les circonstances qui constituent un indice de l’existence d’un dommage et en permettent la détermination. L’art. 42 al. 2 CO ne libère pas le demandeur de son obligation d’étayer sa réclamation. Les circonstances alléguées doivent être de nature à justifier suffisamment l’existence d’un dommage, ainsi qu’à en rendre l’ordre de grandeur saisissable. Cela vaut aussi en cas de réclamation de la remise du gain en ce qui concerne les circonstances que la partie chargée du fardeau de la preuve souhaite invoquer concernant la réalisation d’un gain, respectivement sa diminution. Un établissement exact des faits ne doit cependant pas être exigé dans les cas où l’art. 42 al. 2 CO s’applique, dans la mesure où l’allégement du fardeau de la preuve consacré en faveur du demandeur par cette disposition comporte aussi une limitation du fardeau de l’allégation et de l’étaiement des faits (« Substanziierung ») (consid. 3.1). Du moment qu’en dépit de l’obligation qui découlait pour elle du jugement partiel précédent, la recourante refusait de communiquer à l’autre partie les informations nécessaires pour établir le montant du gain que cette dernière ne pouvait pas fournir, l’instance cantonale n’a pas violé le droit fédéral en fixant le gain dans le cadre d’une application par analogie de l’art. 42 al. 2 CO et en le déterminant en fonction de l’ensemble des circonstances. Il n’est pas nécessaire pour permettre de recourir à une telle application par analogie de l’art. 42 al. 2 CO de se trouver en présence d’un refus injustifié de collaborer au sens de l’art. 164 CPC (consid. 3.5). Le respect du droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. implique que le tribunal entende, examine et prenne en compte dans son processus décisionnel les éléments avancés par celui que la décision atteint dans ses droits. Le jugement doit être motivé pour que les parties puissent se faire une idée des considérants du tribunal. La motivation doit mentionner de manière succincte les considérations qui ont guidé le tribunal et sur lesquelles il fonde son jugement. Il n’est par contre pas nécessaire que la décision passe en revue de manière détaillée et réfute chacun des arguments soulevés par les parties. Il suffit que le jugement soit motivé de telle sorte qu’il puisse, le cas échéant, être contesté de manière adéquate. Le fait qu’une autre solution ait pu entrer en ligne de compte ou même être préférable n’est pas déjà constitutif d’arbitraire. Tel n’est le cas que lorsque le jugement attaqué est manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, viole crassement une norme ou un principe de droit incontesté ou contrevient d’une manière choquante aux principes de la justice (consid. 4.1).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Usage à titre de marque

Art. 2 CC ; 3 al. 1, 13 al. 2 lit. e LPM

L’art. 13 al. 2 lit. e LPM permet au titulaire d’une marque d’interdire à des tiers l’utilisation d’un signe dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM, et en particulier de l’apposer sur des papiers d’affaires ainsi que de l’utiliser à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans les affaires. L’art. 3 al. 1 LPM exclut de la protection les signes plus récents en particulier lorsqu’ils sont si similaires à une marque antérieure qu’il en résulte un risque de confusion. Un tel risque existe lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. C’est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude des signes et attribuent les produits qui portent l’un ou l’autre de ceux-ci au mauvais titulaire de la marque ; ou lorsque le public fait bien la différence entre les signes, mais déduit de leur similitude de faux liens entre leurs titulaires. Le commerçant qui utilise la marque d’un tiers pour offrir des produits originaux de cette marque ou pour faire de la publicité pour des travaux ou des services se rapportant à de tels articles ne viole pas le droit des marques si sa publicité se réfère clairement à ce qu’il offre en propre. Chacun peut utiliser les indications décrivant sa propre offre de produits ou de services, même si des marques de tiers sont ainsi touchées. Les titulaires de marques ne peuvent pas prescrire aux revendeurs de leurs produits originaux ou à ceux qui fournissent des prestations en lien avec ceux-ci comment les mettre en circulation, ni comment en faire la publicité. Toutefois, la publicité générale de la marque qui, sans lien avec un assortiment de produits déterminés ou de services concrets, porte sur l’apparence et la renommée de la marque elle-même auprès du public en général demeure réservée au titulaire de la marque. La publicité recourant à la marque d’un tiers trouve également ses limites lorsqu’elle éveille auprès du public l’impression erronée de l’existence de liens particuliers entre le titulaire de la marque et celui qui s’y réfère pour promouvoir l’offre qui lui est propre (consid. 2.2.1). Dans le cas particulier, l’indication « VW-LAND TOGGENBURG » désigne le garage exploité par la recourante. Le signe revêt une fonction distinctive dans la mesure où il individualise les locaux commerciaux de la recourante qu’il distingue des autres garages. Il y a ainsi un usage concurrent (« Mitgebrauch ») à titre distinctif de la marque VW de la demanderesse. L’utilisation conjointe (« Mitverwendung ») d’un signe comme enseigne, respectivement pour désigner une activité commerciale, tombe aussi sous le coup du droit exclusif conféré par la marque à son titulaire selon l’art. 13 al. 2 lit. e LPM. Peu importe que la désignation « VW » soit une information utilisée de manière descriptive par la recourante pour donner des indications sur son offre. La mention « VW-LAND TOGGENBURG » éveille auprès du public l’impression erronée qu’une relation particulière existerait entre le titulaire de la marque et l’exploitant du garage. Le public n’y voit pas l’offre large de certains produits de marque mais la désignation d’une entreprise du titulaire de la marque ou en tout cas présentant certains liens avec celui-ci (consid. 2.2.2). Il y a péremption du droit d’agir et la mise en œuvre d’un droit est abusive lorsqu’elle contredit un comportement antérieur et déçoit les attentes légitimes ainsi suscitées. En l’espèce, l’action en interdiction ouverte par l’intimée n’est pas en contradiction avec sa passivité antérieure. En effet, tant que la recourante a été la représentante et la fournisseuse de services agréée d’une des demanderesses (soit pendant plus de 10 ans) elle était contractuellement autorisée à utiliser la marque concernée. Elle n’a donc pas porté atteinte à cette marque et aucune attente légitime n’a pu être éveillée chez elle concernant une autorisation de continuer l’utilisation de la marque après la fin du contrat. Seule n’est ainsi à prendre en compte pour déterminer s’il y aurait péremption du droit d’agir, la durée pendant laquelle le signe « VW-LAND TOGGENBURG » a été utilisé entre la fin des relations contractuelles entre les parties à mi-2014 et le dépôt de la demande début octobre 2016. La recourante a pendant cette période fait l’objet de plusieurs mises en demeure écrites de la part d’une des demanderesses (en particulier en août 2014 et en mai 2015), il n’y a donc pas péremption du droit d’agir au sens de l’art. 2 CC (consid. 2.3).

• Appellation d’origine contrôlée > Modification du cahier des charges
• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Appellations d’origine protégée

Art. 48 al. 1 lit. c PA ; 1 al. 1, al. 2, 5 al. 1, 6 al. 1, al. 2, 7 al. 1, al. 2, 8, 9 al. 2, 10 al. 2, al. 3, 11, 12 al. 1, al. 2, 13, 14 Ordonnance sur les AOP et les IGP

La recourante se limite à critiquer le fait que l’aire géographique comprend des territoires situés en France. Elle ne conteste en revanche pas les explications de l’autorité inférieure selon lesquelles la modification de l’art. 2 du cahier des charges n’a aucune incidence sur l’aire géographique [mais ne constitue qu’une modification formelle qui a pour but de tenir compte du remaniement des districts et des fusions des communes]. Elle n’indique par ailleurs pas en quoi elle aurait un intérêt digne de protection (même virtuel) à l’annulation de cette modification purement formelle (consid. 13.3.1.1). Elle ne précise en outre nullement en quoi la distorsion de la concurrence qu’elle allègue serait due à la simple modification formelle de l’art. 2 du cahier des charges, qui a pour but de tenir compte du remaniement des districts et des fusions de communes (consid. 13.3.1.2). La recourante n’a ainsi pas qualité pour faire opposition contre la modification de l’art. 2 du cahier des charges. D’ailleurs, vu l’art. 14 al. 2 lit. c de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP, les modifications du cahier des charges qui touchent la description de l’aire géographique font l’objet d’une procédure simplifiée si elles résultent du fait que les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes. Or, en procédure simplifiée, il est en particulier renoncé à la publication la décision prévue à l’art. 9 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP et la procédure d’opposition prévue aux art. 10 et 11 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP ne s’applique pas (art. 14 al. 3 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP) (consid. 13.3.1.3). En se limitant à critiquer le fait que l’aire géographique définie à l’art. 2 du cahier des charges comprend des territoires situés en France, la recourante ne s’en prend en réalité pas à la version modifiée de l’art. 2 du cahier des charges, mais bien à la version actuelle de cette disposition. Or, l’aire géographique, telle qu’elle ressort de la version actuelle de l’art. 2 du cahier des charges, a fait l’objet d’une décision rendue antérieurement par l’autorité inférieure. Cette décision antérieure est entrée en force, de sorte que l’aire géographique qui y est définie ne peut plus être attaquée dans le cadre d’une procédure de modification du cahier des charges qui ne la modifie pas. Peu importe en particulier que la recourante ait ou non fait opposition contre cette décision antérieure (consid. 13.3.2.2). Par ailleurs, même s’il devait être considéré que, par son opposition, la recourante formule une demande en constatation de la nullité de l’art. 2 du cahier des charges, il convient d’admettre que l’autorité inférieure n’a pas à entrer en matière. La recourante ne prouve en effet pas qu’elle a un intérêt digne de protection à ce que l’aire géographique de l’AOP « Vacherin Mont-d’Or » définie par l’art. 2 du cahier des charges ne comprenne pas des pâturages franco-suisses. Une vérification de la conformité à la loi et à la Constitution du cahier des charges demeure en revanche possible, à titre préjudiciel, dans le cadre d’une éventuelle demande de certification (consid. 13.3.2.3, voir jurisprudence citée). Le déplacement à l’art. 22 du cahier des charges des caractéristiques de la boîte prévues à l’art. 5 in fine du cahier des charges n’entraîne aucune modification matérielle (consid. 15.1.1). Sur ce point, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que les caractéristiques organoleptiques de la boîte sont requalifiées et reléguées au rang de simples exigences de conditionnement. Dans la nouvelle teneur de l’art. 5 du cahier des charges, la boîte et la sangle en épicéa demeurent des caractéristiques organoleptiques du « Vacherin Mont-d’Or ». N’y change rien le fait que la version modifiée de l’art. 5 du cahier des charges ne répète pas que la boîte est en épicéa. Peu importe d’ailleurs que la version modifiée de l’art. 5 du cahier des charges ne donne pas les dimensions détaillées de cette boîte et ne précise pas que le bois est issu de l’aire géographique. De telles caractéristiques ne jouent en effet pas de rôle sur le plan organoleptique (consid. 15.2.1.1). En outre, les indications présentes dans le paragraphe consacré à la « Boîte » dans la version actuelle de l’art. 5 du cahier des charges (en particulier le fait que le bois servant à la fabrication de la boîte est issu de l’aire géographique) sont intégralement reprises dans la version modifiée de l’art. 22 al. 1 du cahier des charges (consid. 15.2.1.2). La modification des art. 5 et 22 du cahier des charges ne saurait dès lors faire l’objet d’une opposition. Elle n’entraîne en effet (sous réserve de la modification des dimensions de la boîte) aucun changement matériel par rapport à la version actuelle des art. 5 et 22 du cahier des charges (consid. 15.2.1.3). Contrairement aux autres modifications du cahier des charges examinées plus haut, la modification des dimensions de la boîte introduites par le nouvel art. 22 du cahier des charges entraîne un changement matériel de la réglementation. Il n’en demeure pas moins que la recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de cette modification matérielle (consid. 16.1). Par ses écritures, la recourante n’établit pas que le maintien de la hauteur du couvercle de la boîte à 5 mm lui procurerait un avantage ou lui éviterait de subir un préjudice. Elle ne peut par conséquent pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection (même virtuel) à l’annulation de la modification de l’art. 22 du cahier des charges. Dans ces conditions, il convient de retenir que la recourante n’a pas qualité pour faire opposition contre la modification de l’art. 22 du cahier des charges (consid. 16.2).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Défaut d'usage

Art. 8 CC ; 11 al. 1, 12 al. 1, al. 3, 35, 35a al. 1 LPM ; 55 CPC

Le défaut d’usage peut être invoqué dans le cadre d’une action en radiation qui n’est pas expressément prévue par la LPM, mais découle implicitement de la loi. Chacun peut faire valoir un défaut d’usage au sens de l’art. 12 LPM. Il n’est pas nécessaire de bénéficier d’un intérêt particulier pour le faire car l’intérêt général à ne pas être entravé dans la libre formation d’un signe distinctif par des marques nulles faute d’usage suffit en règle générale. Exceptionnellement, un intérêt digne de protection au prononcé de la nullité d’une marque peut faire défaut, lorsque la partie qui requiert la constatation de cette nullité ne pourra pas utiliser le signe ou un signe semblable ou ne sera pas autorisée à le faire pour d’autres motifs qui lui sont propres, de sorte que l’enregistrement de la marque non utilisée ne constitue pas pour elle un empêchement supplémentaire à son libre choix d’un signe comme marque. En pareil cas, le défaut d’usage ne peut être invoqué que si l’opposante dispose néanmoins, en raison de circonstances particulières, d’un intérêt digne de protection à empêcher le maintien en vigueur d’une marque déchue faute d’usage (consid. 3.1). A côté d’une action civile en radiation ou en nullité, existe désormais une procédure administrative en radiation, dans le cadre de laquelle chacun peut adresser une demande de radiation à l’IPI faute d’usage selon l’art. 35a al. 1 LPM (consid. 3.2). L’obligation d’usage de l’art. 11 al. 1 LPM correspond à la fonction commerciale de la marque : seuls les signes qui sont effectivement utilisés dans le commerce après l’échéance du délai de grâce et qui remplissent ainsi leur fonction distinctive et d’indication de provenance industrielle peuvent bénéficier du monopole du droit des marques. L’obligation d’usage permet aussi d’éviter que des marques soient enregistrées à titre de réserve, que le registre des marques soit ainsi artificiellement gonflé et la création de nouvelles marques entravée (consid. 3.3). Celui qui invoque un défaut d’usage doit le rendre vraisemblable. La preuve de l’usage incombe alors au titulaire de la marque (consid. 3.4). Une expertise de partie qui n’a que la valeur d’un allégué peut contribuer, en lien avec d’autres indices, à rendre une absence d’usage vraisemblable (consid. 4.1). Parmi les moyens permettant de rendre vraisemblable un défaut d’usage, la doctrine en matière de marque mentionne en particulier les rapports de recherche négatifs qui documentent une absence de réponse des fournisseurs et des commerçants concernés, le matériel publicitaire se rapportant à la période concernée, une présence ou plutôt une non présence sur Internet, etc. L’avis d’un professionnel de la branche entre aussi en ligne de compte. Parmi les indices de non usage qui ont permis d’étayer le rapport de recherche qui ne constitue pas une expertise judiciaire mais uniquement une expertise de partie, le TF relève l’absence d’établissement, de représentation et de collaborateurs en Suisse du titulaire de la marque concernée ; le fait qu’aucune publicité pour les produits ne soit intervenue en Suisse ; le fait enfin que le résultat de recherche en ligne ne permette pas d’établir d’activité, de publicité ou autre en Suisse, ni non plus une présence en ligne du titulaire de la marque (consid. 4.1). Le défaut d’usage ayant été rendu vraisemblable, la recourante aurait dû apporter une preuve stricte de l’usage (consid. 4.3). L’usage maintenant le droit à la marque doit être un usage sérieux, soit animé du désir de satisfaire toute la demande du marché, sans pour autant qu’un chiffre d’affaires minimum n’ait à être atteint. Pour être sérieux, l’usage doit être économiquement relevant et ne pas se limiter à une apparence d’usage seulement. Il doit être établi en Suisse, et le signe distinctif doit être utilisé dans le commerce. Enfin, l’usage doit intervenir conformément à la fonction d’une marque, soit comme signe distinctif de certains produits ou services. Tel est clairement le cas lorsque la marque est apposée sur les produits ou leur emballage. La marque peut toutefois aussi être utilisée autrement en relation avec les produits ou services revendiqués, pour autant que les acteurs commerciaux perçoivent concrètement l’utilisation comme étant celle d’un signe distinctif. C’est la perception des consommateurs auxquels est destinée l’offre des produits/services pour lesquels la marque est enregistrée, qui est déterminante pour décider du caractère sérieux de l’usage fait de celle-ci. Les circonstances particulières du cas d’espèce doivent être prises en compte, notamment les coutumes de la branche économique concernée. Le cercle des destinataires pertinent se détermine en fonction des produits/services pour lesquels la marque est revendiquée (consid. 5.3).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Marque d’agent

Art. 105 al. 2 LTF 4 LPM

Du moment que la collaboration envisagée n’est pas venue à chef, il ne saurait être déduit de la livraison effective à la recourante pendant une durée d’à peine 5 ans, une volonté des parties de se lier contractuellement, ni non plus le contenu de la collaboration envisagée (consid. 2.4.4). Les circonstances particulières justifiant l’application de l’art. 4 LPM supposent l’existence encore actuelle ou au moins antérieure, entre le véritable et l’apparent titulaire de la marque, d’un contrat dont l’objet est la sauvegarde des intérêts économiques du maître, ainsi que l’autorisation d’utiliser la marque de celui-ci, car l’art. 4 LPM (dont la marginale indique « enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé ») a la teneur suivante : « Les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d’un agent, d’un représentant, ou d’un autre utilisateur autorisé, ne sont pas protégées ; il en va de même des marques qui n’ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement » (consid. 3). En l’absence d’un contrat d’agence au sens de l’art. 418a al. 1 CO, on ne saurait admettre se trouver en présence d’un « autre utilisateur autorisé » au sens de l’art. 4 LPM du fait de la livraison de produits en vue d’une collaboration envisagée entre les parties dont il résulterait que le signe litigieux aurait été utilisé en Suisse pour le compte de l’entreprise livrant les produits à celle les distribuant en Suisse. La recourante n’a pas enregistré la marque litigieuse en Suisse en décembre 2011 en tant qu’utilisatrice autorisée de celle-ci par l’entreprise lui livrant les produits commercialisés en Suisse, mais en son nom propre et pour son propre compte. L’entreprise lui livrant les produits pour la Suisse n’a pas établi avoir été l’ayant droit à la marque pour la Suisse avant son enregistrement par la recourante. Il n’est donc pas clair dans quelle mesure elle aurait pu, en tant que titulaire de la marque, autoriser la recourante à utiliser le signe « REICO » pour la Suisse (consid. 3.2).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Marque de garantie

Art. 122 Cst. ; 21 al. 1, al. 2, al. 3, 23 al. 1, al. 2, al. 4, 55 LPM

Les marques de garantie sont régies par la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance qui se fonde sur l’art. 122 Cst. (consid. 3.1). Aux termes de l’art. 21 al. 1 LPM, la marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d’autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises (al. 1). L’usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d’une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique (al. 2). Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l’usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque (al. 3) qui ne doit pas contrevenir à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 23 al. 4 LPM). Le déposant d’une marque de garantie doit remettre à l’IPI le règlement concernant l’usage de la marque, qui fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir ; le règlement de la marque prévoit également un contrôle efficace de l’usage de la marque et des sanctions adéquates (art. 23 al. 1 et 2 LPM). En effet, le titulaire de la marque de garantie doit exercer le contrôle prévu par la loi (art. 21 al. 1 LPM). Il n’est cependant pas tenu de l’exercer lui-même : il peut déléguer cette tâche à un tiers pour autant que cela soit prévu dans le règlement de la marque. Bien qu’en principe quiconque puisse demander l’enregistrement d’une marque de garantie, les titulaires sont en règle générale des associations économiques, des organisations agricoles, voire des services de la Confédération ou des cantons ou encore des autorités étrangères (consid. 3.2). En vertu de l’art. 52 LPM, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la loi, toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation. Enfin, l’art. 55 LPM accorde une action en exécution d’une prestation à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque (consid. 3.3). La délimitation entre droit privé et droit public telle qu’elle résulte des critères développés par la jurisprudence et la doctrine – théories des intérêts, fonctionnelle, de la subordination et modale – ne trouve pas d’application lorsqu’elle résulte directement du droit positif, dès lors que, sur le terrain du droit civil, le législateur fédéral est compétent pour fixer souverainement l’étendue du droit privé. La compétence des cantons pour déterminer le champ d’application de leur droit public n’existe que sous réserve de la faculté appartenant à la Confédération (consid. 5.1). Du moment que le législateur fédéral a décidé souverainement que la marque de garantie et les règles qui la régissent constituent une matière de droit civil (art. 122 Cst.), le refus par le tiers auquel le contrôle de la marque a été délégué par son titulaire d’accorder une dérogation permettant d’utiliser la marque de garantie constitue une matière de droit civil (consid. 5.2). Le canton de Genève en tant que collectivité publique agit dans ce contexte en sa qualité de titulaire de la marque comme un sujet privé, qui doit en contrôler de manière efficace l’usage et prendre des sanctions adéquates (art. 23 al. 1 et 2 LPM). Dans ce cadre, il peut déléguer cette tâche à un tiers pour autant que cela soit prévu dans le règlement de la marque. Il s’agit là d’une délégation de droit privé. Cette qualification est confirmée par le fait que des autorités étrangères peuvent aussi être titulaires de marques de garantie et que, ce faisant, elles n’exercent en aucune manière des prérogatives de puissance publique sur le territoire suisse. En refusant d’octroyer l’usage de la marque de garantie aux recourantes, la commission délégataire du contrôle de la marque a agi, non pas sur délégation du canton en tant que détenteur de la puissance publique, mais bien sur mandat du canton de Genève en tant que détenteur de la marque de garantie au sens de l’art. 21 al. 1 LPM, au même titre que d’autres personnes physiques ou morales de droit privé demandant l’enregistrement d’une marque de garantie auprès de l’IPI (consid. 6.1). Il est vrai également que l’instrument de droit privé prévu par l’art. 23 al. 1 LPM que constitue le règlement concernant l’usage de la marque peut, dans les limites de l’ordre public, des bonnes mœurs et du droit en vigueur (art. 23 al. 3 LPM) poursuivre des buts d’intérêt public et fixer, à cette fin, les caractéristiques communes des produits ou des services que la marque entend garantir (art. 23 al. 2 LPM). Il n’en demeure pas moins que la marque de garantie et son règlement, même utilisés pour promouvoir une tâche de droit public et des intérêts publics, relèvent toujours du droit privé et en gardent les caractéristiques. Ainsi, c’est bien le droit privé qui régit non seulement les litiges relatifs à l’octroi ou au refus d’autoriser l’usage de la marque de garantie, mais également les sanctions en cas de violation des obligations qui en résultent (consid. 6.2).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)

Art. 6^quinquies lit. B ch. 2, ch. 3 CUP ; 22 ch. 1, ch. 3, 23 ch. 2 ADPIC ; 2 lit. a, 30 al. 2 lit. c, 47 al. 1, al. 2 LPM

Lorsqu’une marque comporte un nom géographique ou se compose exclusivement d’un nom géographique, elle incite en principe à penser que le produit en relation avec lequel elle est utilisée vient du lieu indiqué. C’est un fait d’expérience que la désignation géographique éveille chez le consommateur l’idée que le produit qu’elle couvre vient du pays désigné. La mention d’un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance. L’art. 47 al. 1 LPM définissant de manière large la notion d’indication de provenance, la mention d’un nom géographique suffit en principe (consid. 3.2.2.3). Un signe est exclu de la protection dès qu’il existe un risque de tromperie pour les clients potentiels, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir que des consommateurs se sont effectivement trompés. Un signe n’est en revanche pas propre à induire en erreur lorsque le nom géographique qu’il contient possède manifestement un caractère fantaisiste ou lorsque, pour d’autres motifs, il n’est pas compris comme une indication de provenance (consid. 3.2.2.4). Le caractère trompeur d’une dénomination géographique ne doit pas être examiné de manière abstraite, mais doit être apprécié à l’aune de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte la notoriété du mot en tant que référence géographique et marque ; il faut également prendre en considération les rapports effectifs et étroits entre cette référence et les secteurs des produits revendiqués et entre la forme de la marque et les indications additionnelles qui peuvent accroître ou éliminer les risques de tromperie (consid. 3.2.2.5). Lorsqu’un mot comporte plusieurs significations, il faut rechercher celle qui, pour le consommateur suisse moyen, s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause. N’est pas considéré comme une indication de provenance le signe dont le contenu géographique n’est pas reconnaissable parce qu’une autre signification s’y rattache de manière plus étroite et, partant, modifie l’impression d’ensemble d’une manière telle que l’indication de provenance s’efface devant l’autre signification (consid. 3.2.2.6). Les produits alcoolisés de la classe 33 revendiqués en l’espèce s’adressent au grand public suisse âgé de plus de 16 ans, respectivement 18 ans, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen mais plutôt superficiel. Ces produits sont également destinés au spécialiste de la branche qui fait lui preuve d’un degré d’attention accru (consid. 4.2). Les Directives de l’IPI ne sont qu’un instrument de travail qui ne lient ni l’autorité inférieure, ni les tribunaux. Il convient donc de retenir que, pour qu’un signe principalement perçu comme un nom géographique étranger n’appartienne pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, il suffit que ce même signe fasse, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique. Peu importe ainsi que ce signe soit dépourvu de force distinctive en Suisse (consid. 6.2.4). En vue de l’examen, sous l’angle de l’art. 2 lit. a et c LPM, d’un signe correspondant à un signe géographique étranger, il convient dans un premier temps de déterminer si les cercles des consommateurs suisses concernés perçoivent ce signe comme un nom géographique (consid. 8). S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, le signe ne peut pas être compris comme une indication de provenance. Il ne peut par conséquent pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine au sens de l’art. 2 lit. a LPM (consid. 8.1.1). Le fait qu’un signe ne soit pas perçu comme un nom géographique (étranger) n’est toutefois pas suffisant pour retenir que ce signe n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il pourrait néanmoins être dénué de force distinctive (et/ou être frappé d’un besoin de libre disposition) en raison d’une signification non géographique dominante (voir sur point consid. 8.1.2 à 8.1.4), et appartenir de ce fait au domaine public (voir sur ce point consid. 9.1). Il peut cependant en tout cas être retenu qu’un signe qui correspond à un nom géographique étranger, mais qui, en Suisse, n’est pas perçu comme un nom géographique (étranger) n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom géographique étranger) si ce même signe ou, du moins, un signe dans lequel le nom géographique en cause prédomine, fait pour les mêmes produits ou services l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (consid. 8.1.5). S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, un signe ne peut pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il ne peut pas non plus être propre à induire en erreur quant à la provenance des produits et des services revendiqués au sens de l’art. 2 lit. c LPM (consid. 8.2). Si le signe est perçu comme un nom géographique, il convient tout d’abord de déterminer si cette signification n’est pas écartée par une autre signification dominante. Lorsqu’un mot est susceptible d’avoir plusieurs significations, il faut en effet rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause (consid. 9). In casu, le TAF retient, en application de l’arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 « WILSON » que le signe « CLOS D’AMBONNAY » – qui correspond à un nom géographique étranger mais qui n’est pas principalement perçu comme tel – n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom géographique étranger) du moment que ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (consid. 9.1). Si un signe n’est pas principalement perçu comme un nom géographique, c’est également en vertu des règles habituelles qu’il s’agit de déterminer si sa signification dominante entraîne l’exclusion de sa protection au sens de l’art. 2 lit. c LPM (consid. 9.2). Enfin, si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger par les cercles de consommateurs suisses concernés, l’ATF 117 II 327 « MONTPARNASSE » permet de retenir qu’il n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM sur la base du seul fait que ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (voir consid. 11.1.1 à 11.1.3). Le TAF note encore que dans l’ATF 117 II 327 « MONTPARNASSE » qui porte sur la protection du signe « MONTPARNASSE » en Suisse, le fait que la recourante « S.T. Dupont SA » ait son siège à Paris, dans le quartier de Montparnasse, ne paraît pas avoir de portée particulière. Il peut dès lors être considéré que le domicile ou le siège de la personne en cause n’est pas déterminant et qu’il pourrait donc être situé dans un Etat tiers (consid. 11.1.3). Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger, l’ATF 117 II 327 « MONTPARNASSE » permet par ailleurs de retenir qu’il n’est pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM si sa protection à titre de marque n’est revendiquée que pour des produits fabriqués dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (consid. 11.2). Pour le TAF, il ne fait in casu aucun doute qu’au moins pour les spécialistes et une partie du grand public, le signe « CLOS D’AMBONNAY » est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay, c’est-à-dire comme un nom géographique étranger (consid. 12.3.3.1). En France, pour les produits revendiqués dans le cas d’espèce, l’utilisation du signe « CLOS D’AMBONNAY » est réservée à la seule recourante. Par conséquent, si le signe « CLOS D’AMBONNAY » est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay, sa protection ne saurait être exclue par l’art. 2 lit. a LPM, en vertu de la jurisprudence « MONTPARNASSE » (consid. 13.1.4). Si le signe « CLOS D’AMBONNAY » est principalement perçu comme un nom de fantaisie, il n’appartient dès lors pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (consid. 13.2.3). Pour le TAF donc, que le signe « CLOS D’AMBONNAY » soit principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay ou comme un nom de fantaisie, il ne saurait appartenir au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (consid. 13.3.1). Le signe « CLOS D’AMBONNAY » n’est au surplus pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM puisque la provenance de tous les produits de la classe pour lesquels la marque fait l’objet d’une demande d’enregistrement en Suisse est limitée à Ambonnay France (consid. 14.1). L’enregistrement du signe « CLOS D’AMBONNAY » ne saurait non plus être contraire au droit en vigueur au sens de l’art. 2 lit. d LPM puisque sa protection en tant que marque ne peut pas être exclue par l’art. 22 ch. 3 ADPIC, ni non plus par l’art. 23 ch. 2 ADPIC (consid. 15.2).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)

Art. 3 al. 1 lit. c, 13 LPM

Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM existe lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte par l’utilisation du signe le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu’il est craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui le portent (ou les services auxquels les signes renvoient) au faux titulaire ; on l’admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes, mais présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits (ou de services) de la même entreprise ou des produits (services) d’entreprises liées entre elles (consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il existe une interaction entre la similitude des signes et celle des produits et services ; plus les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque, et inversement. L’interaction entre la similitude des signes et celle des produits et services est cependant soumise à une limite absolue : si les produits et services ne sont pas similaires, il ne peut y avoir risque de confusion au sens de cette disposition, indépendamment des signes en confrontation. Pour évaluer le risque de confusion, il convient d’examiner l’impression d’ensemble qui se dégage d’une part, du signe enregistré et, d’autre part, du signe distinctif litigieux. Le public visé n’ayant le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conservant qu’un souvenir de la marque antérieure, il convient de tenir compte des éléments caractéristiques des signes aptes à rester dans la mémoire de ce public, les éléments banals ou descriptifs n’ayant en principe qu’une faible influence sur l’impression d’ensemble des signes examinés (consid. 3.1.1). En l’espèce, les deux entités participant à la vie politique sont actives en Suisse Romande (en particulier à Genève), dans le même domaine. Elles s’adressent, du moins en partie, aux mêmes personnes, soit notamment au public, aux partis politiques et aux autorités législatives et exécutives cantonales genevoises, ainsi que fédérales. Elles visent le même objectif qui est de participer aux débats politiques et il n’est dès lors pas insoutenable de considérer comme similaire (au sens de l’art. 3 LPM) les services fournis par chacune des parties. Il ne convient pas de déterminer s’il y a arbitraire en tenant compte du risque de confusion in abstracto résultant des buts statutaires poursuivis par chacune des parties, mais il s’agit d’effectuer cet examen sur la base du risque généré par les activités déployées concrètement (sur la place publique) par les parties en lien avec le signe objet du litige. A cet égard, les constatations cantonales sont déterminantes (consid. 3.1.2) et l’autorité cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en admettant, au stade des mesures provisionnelles et au degré de la vraisemblance prépondérante, une violation des art. 3 et 13 LPM (consid. 3.4). Le recours est rejeté.

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Procédure
• Procédure
• Procédure > Indications de provenance
• Procédure > Qualité pour déposer plainte pénale

Art. 55 al. 1, al. 2, 56 LPM ; 64 al. 1 lit. a aLPM ; 115 al. 1 CPP

Selon le Message du Conseil Fédéral concernant la LPM, sont lésés au sens de l’art. 64 al. 1 lit. a aLPM, celui qui est légitimé à utiliser l’indication de provenance concernée et, suivant les circonstances du cas particulier, éventuellement aussi le consommateur trompé. La doctrine en a déduit que le droit de déposer plainte pénale au sens de l’art. 64 al. 1 lit. a aLPM revenait ainsi à toute personne autorisée à utiliser l’indication de provenance concernée. Jusqu’au 1^er janvier 2017, la doctrine considérait par contre que la qualité pour déposer plainte pénale ne revenait pas à la collectivité publique concernée, parce que reconnaître la qualité pour déposer plainte pénale à une entité publique serait revenu à ériger la violation de l’art. 64 al. 1 lit. a aLPM en une infraction poursuivie d’office [alors que la lettre même de l’art. 64 al. 1 aLPM indiquait que l’usage d’indications de provenance inexactes était poursuivi sur plainte du lésé uniquement, hormis dans les cas où l’auteur de l’infraction avait agi par métier au sens de l’art. 64 al. 2 aLPM] (consid. 1.3.3). Du point de vue de la qualité pour agir en vertu de l’art. 55 al. 1 LPM, il convient également de déterminer qui est lésé du fait de l’utilisation d’une indication de provenance inexacte. L’action en exécution d’une prestation n’est accordée selon l’art. 55 al. 1 LPM qu’à « la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit (…) à une indication de provenance ». Seules les personnes se trouvant dans une telle situation peuvent exiger, sur la base de l’art. 55 al. 1 lit. a et lit. b LPM, qu’une violation imminente soit interdite ou qu’il soit mis fin à une violation en cours. La doctrine se rapportant à l’art. 55 LPM soumet l’existence de la qualité pour agir à la condition que le demandeur soit établi au lieu de l’indication de provenance et qu’il produise ou distribue les mêmes genres de produits que l’auteur de la violation. Un autre courant doctrinal admet que la qualité pour agir puisse revenir également aux personnes qui ne sont pas établies au lieu de l’indication de provenance, dans la mesure où elles fabriquent ou distribuent des produits du même genre en utilisant l’indication de provenance concernée et en étant ainsi aussi des personnes légitimées à le faire (consid. 1.3.5). Il convient de limiter la notion de personne lésée de la même manière concernant la qualité pour déposer plainte pénale, dans la mesure où l’art. 115 al. 1 CPP exige lui aussi qu’une atteinte ait été portée aux droits de la personne touchée par une infraction. Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, la personne ayant déposé plainte pénale n’est pas directement touchée dans ses droits parce qu’elle ne fabrique, ni ne commercialise des luges en bois. Ce même si elle indique agir dans l’intérêt d’un de ses membres qui lui fabrique de telles luges, du moment que l’art. 56 al. 1 lit. a LPM, dont elle pourrait se prévaloir, ne l’autorise à invoquer parmi les actions en exécution d’une prestation que celles de l’art. 55 al. 1 LPM et pas celle en dommages et intérêts de l’art. 55 al. 2 LPM. Outre qu’elle n’est pas économiquement lésée, elle ne peut pas légalement agir sur la base de l’art. 55 al. 2 LPM et ne peut pas non plus en déduire un droit à déposer plainte pénale (consid. 1.3.5). Le TF relève que la recourante aurait pu, pour clarifier la situation juridique, introduire d’abord un procès civil pour lever d’éventuels doutes plutôt que de déposer une plainte pénale (consid. 5.2.2 et consid. 5.2.3).

• Droit des marques et des indications de provenance

Art. 18 CO ; 18, 19 LPM

En vertu de l’art. 19 LPM, la marque peut faire l’objet d’un usufruit qui n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après son enregistrement au registre des marques. Pour répondre à la question de savoir si un usufruit sur une marque est institué en faveur d’une des parties à un contrat, il convient d’interpréter ce dernier selon le principe de la confiance lorsque la réelle et commune intention des parties ne peut pas être établie. La volonté probable des parties doit ainsi être déterminée de la manière dont leurs déclarations de volonté auraient pu et dû être comprises par leurs destinataires respectifs en fonction de l’ensemble des circonstances selon le principe de la bonne foi. Lorsque le contrat mentionne l’octroi d’une licence exclusive et gratuite, et ne fait à aucun moment usage du terme « usufruit », il n’y a pas lieu de retenir qu’il instituerait un usufruit plutôt qu’une licence ; ceci même si une interprétation selon le principe de la confiance permet parfois, au vu des circonstances, de donner une signification différente à un terme juridique utilisé par les parties (consid. 2.4). Selon l’art. 18 LPM, le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l’utiliser sur l’ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés (al. 1). A la demande d’une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement (al. 2). Dans le cas d’espèce, la licence n’avait pas été inscrite au registre, mais son bénéficiaire (le recourant) prétendait pouvoir l’opposer à un tiers qui avait acquis la marque dans le cadre de la faillite du donneur de licence, parce que ce tiers connaissait l’existence de la licence au moment de l’acquisition de la marque. La licence crée un droit relatif de nature contractuelle imposant au titulaire de la marque d’en tolérer l’usage par un tiers, le droit à la marque continuant d’appartenir à son titulaire. Pour la doctrine majoritaire, le contrat de licence ne crée pas un droit à la marque elle-même, mais seulement une prétention de nature contractuelle à l’égard du titulaire de la marque, à ce qu’il en tolère l’usage par le bénéficiaire du droit relatif correspondant. Il n’est pas contesté qu’un contrat de licence non inscrit au registre ne déploie un effet relatif que vis-à-vis du donneur de licence. Seuls les contrats de licence qui sont inscrits au registre des marques bénéficient d’un effet absolu et réel et ne se terminent pas automatiquement au moment de la faillite du donneur de licence. L’inscription au registre a un effet constitutif en ce qu’elle rend le contrat de licence opposable également au titulaire ultérieur du droit à la marque. Comme un contrat de licence non-inscrit n’a qu’un effet relatif vis-à-vis du donneur de licence, seul ce dernier est obligé par le contrat. Par conséquent, une licence non-inscrite ne saurait être opposée à un acquéreur ultérieur de la marque, indépendamment de sa connaissance de l’existence du contrat de licence (consid. 2.5). Le recours est rejeté.

• Droit des marques et des indications de provenance

Art. 2 lit. a LPM

Une marque de position se caractérise par un élément distinctif qui demeure toujours le même et est invariablement apposé exactement au même endroit sur le produit. C’est la manière particulière d’apposer ou de disposer un élément distinctif en deux ou en trois dimensions sur le produit qui rend les marques de position protégeables. En plus de la force distinctive du signe de base, il convient de tenir compte de la force de sa position. En effet, dans la mesure où elle est perçue par le cercle des destinataires pertinents comme un élément suffisamment caractéristique, et est donc suffisamment forte, la position peut contribuer à mettre le signe dans un autre contexte. Il faut qu’elle soit réellement perçue comme une indication de provenance. S’il existe dans le segment des produits concernés une habitude quant à la manière d’en désigner la provenance, les positions qui correspondent à cette habitude doivent être plus facilement admises comme constituant une indication de provenance. La qualification de la marque de position (comme marque figurative, de forme ou d’un autre type) n’est pas déterminante dans l’examen de sa force distinctive. Il n’existe pas de règle particulière pour l’examen de l’aptitude absolue à être protégée pour une marque de position (consid. 4.2). Dans le cas particulier, les signes de base de la marque de position revendiquée sont des petits trous d’alésage qui constituent une forme tridimensionnelle banale. La répartition régulière des huit petits trous d’alésage sur la tête d’une lampe de poche détermine l’apparence du produit lui-même. Ces trous le long du bord supérieur de la lampe de poche seront perçus par les destinataires du produit comme une partie intégrante de celui-ci. La marque de position en cause contribue ainsi à déterminer l’apparence de la lampe de poche elle-même. Il est conforme au droit fédéral d’admettre que les critères posés en lien avec la protection des marques de forme peuvent être appliqués par analogie aux marques de position et en particulier que les signes qui déterminent l’apparence du produit lui-même ne sont en général pas perçus comme en indiquant la provenance industrielle (consid. 4.3). Dans le cas particulier, la configuration de la tête de la lampe avec la disposition régulière de huit petits trous d’alésage n’est pas perçue comme une indication de provenance. Ces petits trous d’alésage disposés de façon régulière ne se différencient pas de manière suffisamment significative d’autres formes de traitement de surface comme les rainures des poignées, les boutons, les manchettes ou autres motifs qu’on rencontre usuellement ; et la position des trous sur la tête de la lampe ne confère pas à l’ensemble un caractère inhabituel ou inattendu. La configuration de la tête de la lampe, y compris sa marque de position, n’est pas perçue dans l’impression d’ensemble que dégage le produit comme un signe qui ferait référence à sa provenance industrielle. Le fait que des marques soient fréquemment apposées sur les têtes des lampes de poche ne change rien à ce que, dans le cas particulier la disposition des trous d’alésage revendiquée comme marque n’est pas perçue comme un signe distinctif par les destinataires des produits, soit les consommateurs finaux privés (consid. 4.4). Le recours est rejeté.

• Droit des marques et des indications de provenance

Art. 4 LPM

Lorsqu’une personne morale détient une participation minoritaire au capital social d’une autre personne morale avec laquelle elle est en relation commerciale, cette participation minoritaire ne suffit pas à constituer une relation de groupe (« Konzern ») entre ces deux personnes morales. Ce genre de participation ne permet pas de déduire un quelconque devoir de fidélité entre les personnes morales ainsi liées, au sens de l’article 4 LPM. Un « mémorandum d’accord » entre deux personnes morales ne constitue pas un contrat allant au-delà d’une simple relation de fournisseur et justifiant l’observation d’un devoir de fidélité, au sens de l’article 4 LPM. Le fait que les deux entreprises utilisent et revendiquent les mêmes signes est l’objet de la présente procédure et ne peut donc pas justifier, par là même, que l’on s’écarte du principe de priorité découlant du dépôt (consid. 2.3). Les faits retenus par l’instance précédente ne sont pas suffisants pour parvenir à la conclusion que la marque était utilisée par la partie plaignante pour le compte de l’intimée n°1, ce qui engendrerait l’application d’un devoir de fidélité de la partie plaignante en faveur de l’intimée n°1. Cette exception ne pouvant être retenue sur la base des faits insuffisamment constatés, l’intimée n°1 ne peut plus prétendre bénéficier d’un droit préférable en Suisse sur les signes « REICO », ni en interdire l’usage à la partie plaignante sur la base de son droit au nom ou sur la base du droit de la concurrence déloyale. Le recours est donc fondé. Compte tenu du fait que les intimés avancent, dans leur réponse, que les sociétés concernées étaient liées par davantage qu’une simple relation de fournisseurs, il convient de renvoyer l’affaire à l’instance précédente, afin d’établir concrètement le contenu de cette relation contractuelle entre les parties, au moment du dépôt des marques suisses par la partie plaignante. L’instance précédente devra donc déterminer s’il existait une collaboration dans laquelle la partie plaignante était habilitée à utiliser les marques de l’intimée n° 1 et ainsi, si elle a violé son obligation de fidélité, au sens de l’article 4 LPM, en déposant les signes contestés en Suisse (consid. 2.4). Etant donné le renvoi de la décision à l’instance précédente, les frais de justice et les dépens doivent être supportés par les intimés (consid. 3).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)

Art. 2 lit. a, 28 al. 2 lit. c LPM

un signe est exclu de la protection du droit des marques dès lors qu’il est inacceptable même pour une partie seulement des produits ou des services rentrant sous l’indication générale (« Oberbegriff ») de la classe concernée. Cela est généralement admis par la doctrine et n’a pas été remis en cause par le TF. Selon l’art. 28 al. 2 lit. c LPM, il convient pour déposer une marque d’indiquer en particulier à l’IPI, la liste des produits ou des services pour lesquels la marque est revendiquée. Si cette liste est formulée par une indication générale, l’examen du signe intervient en fonction de tous les produits ou services imaginables qui peuvent être compris dans l’indication générale. Il suffit que le signe ne soit pas acceptable en relation avec l’un ou l’autre de ces produits ou services couverts par l’indication générale pour qu’il doive être refusé pour l’ensemble de cette indication générale, même s’il pourrait être admis pour certains des autres produits ou services entrant dans cette indication générale. Autrement, il serait possible de contourner un motif d’empêchement absolu pour un produit ou service déterminé par le fait que la protection serait demandée pour une indication générale largement définie (consid. 4.3). En vertu du principe de la spécialité, le caractère digne de protection d’un signe doit être examiné en fonction des produits ou services pour lesquels la demande d’enregistrement est déposée. L’examen doit donc intervenir pour chacune des classes revendiquées, indépendamment l’une de l’autre (consid. 5.1.2).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM)

Art. 2 lit. a LPM

l’examen de la force distinctive d’un signe par rapport aux formes ou aux réalisations préexistantes intervient au moment de la décision sur son inscription au registre des marques (consid. 2). Les marques de position ne constituent pas une catégorie de marques particulières au sein de la LPM. Elles se caractérisent par la présence d’un élément distinctif qui demeure toujours le même et est invariablement apposé exactement au même endroit sur le produit. C’est la manière particulière d’apposer ou de disposer un élément distinctif en deux ou en trois dimensions sur le produit qui rend les marques protégeables. Ce n’est pas la position seule ou le signe isolé lui-même qui constitue l’objet d’une marque de position, mais la combinaison d’un élément distinctif avec une certaine position. La protection se limite ainsi à la combinaison entre les éléments distinctifs graphiques ou combinés et leur position sur le produit. Outre la force distinctive des signes de base, il convient de tenir compte de la force de leur position. Dans la mesure où elle est perçue par le cercle des destinataires pertinents comme un élément suffisamment caractéristique, et est donc suffisamment forte, la position peut en effet contribuer à mettre le signe dans un autre contexte. De même que n’importe quelle coloration monochrome ou configuration graphique d’un signe non protégeable ne suffit pas à le modifier suffisamment pour le doter de force distinctive, n’importe quelle position n’y suffit pas non plus. Il faut que la position soit effectivement perçue comme indicatrice de la provenance du produit. A la différence d’un élément non positionné, il faut que la position du signe constitue une énigme qui ne puisse être résolue autrement que comme un renvoi à la provenance industrielle du produit. S’il existe pour le segment des produits considérés une habitude dans la façon d’en désigner la provenance, les positions qui correspondent à cette habitude doivent être plus facilement admises comme constituant des indications de provenance. Plus la position est frappante et figure au premier plan sur le produit, plus elle doit être qualifiée de forte. C’est à l’occasion de l’examen de la force distinctive, dans chaque cas particulier, qu’il convient de déterminer si les cercles de destinataires pertinents voient un signe distinctif dans un élément figurant dans une certaine position sur un produit plutôt qu’un élément conditionné par la technique ou un simple ornement. La qualification de la marque de position (comme marque figurative, de forme ou d’un autre type) n’est pas déterminante dans l’examen de sa force distinctive. Il n’existe pas de règle particulière ou spécifique à l’examen des motifs absolus d’exclusion de la protection pour les marques de position. La perception que le cercle des destinataires pertinents a d’un signe peut cependant être influencée par le type de signes concernés. Ainsi, les signes qui consistent dans l’apparence même du produit ne sont habituellement pas perçus comme indicateurs de sa provenance industrielle (consid. 3.3.3). Le signe de base, lorsqu’il est examiné indépendamment de sa position qui détermine simultanément le contour de la couleur revendiquée en ce qu’elle correspond à l’entier de la semelle (externe) du soulier, consiste en une couleur déterminée qui est dépourvue de force distinctive originaire en lien avec des chaussures pour dames à talons hauts. Il s’agit d’un élément particulièrement faible du moment que, comme signe de base, il ne présente aucune configuration particulière concrète qui pourrait être, de manière originaire, perçue comme une indication de provenance. S’il ne s’agit certes pas d’une revendication de couleur sans délimitation. Les contours d’une semelle de soulier sont des signes banals et descriptifs pour des chaussures dans la mesure où ils sont perçus comme constituant une partie du produit lui-même. Aucun élément verbal ou graphique ne figure sur la semelle, alors que cela correspond à une certaine habitude dans le marché de la chaussure et que cela devrait y avoir habitué le consommateur. Qui plus est, le signe consiste en une coloration uniforme de la partie inférieure d’une chaussure pour dames à hauts talons qui peut se confondre avec l’apparence même du produit. Les signes qui constituent l’apparence même du produit ne sont généralement pas perçus comme indicateurs de sa provenance industrielle, mais seulement comme en déterminant la configuration particulière. Par analogie avec la marque de forme, il ne suffit pas, du point de vue de la force distinctive originaire, qu’un tel signe se démarque par sa configuration agréable ; il faut bien plutôt qu’il se distingue de manière frappante des configurations usuelles, dans le segment des produits revendiqués, au moment de la décision sur son enregistrement comme marque. Il est procédé à une comparaison avec les configurations effectivement présentes dans le secteur des produits concernés et non pas avec les demandes d’enregistrements comme marques intervenues pour des signes comparables. La particularité du signe à examiner ne consiste ni en une forme caractéristique ni en une configuration particulièrement frappante en elle-même, mais se limite au choix d’une couleur particulière pour une partie importante de la marchandise revendiquée, mais indissociablement liée à sa fonctionnalité et à sa superficie. Le fait que la couleur n’est, à la différence des semelles extérieures noires, brunes ou beiges, pas usuelle pour des chaussures pour dames à hauts talons, ne suffit pas à conférer une force distinctive au signe dans son ensemble. La couleur rouge, même dans un ton relativement criard comme celui qui est revendiqué en l’espèce, est souvent utilisée comme élément décoratif, en particulier pour les produits de la mode. Il existe aussi des chaussures pour dames à hauts talons dont la semelle extérieure est traitée en vert, jaune, bleu, violet ou rose. Le fait qu’une telle chaussure pour dames présente une semelle extérieure de couleur ne peut ainsi pas être considéré comme à ce point extraordinaire que cette caractéristique se distinguerait des configurations usuelles de façon si frappante qu’elle serait perçue à titre originaire comme une indication de provenance. La branche de la mode se caractérise aussi pour ce qui est des chaussures pour dames à hauts talons revendiquées, par une grande variété de formes et les créations y sont attendues, de sorte que le simple fait de colorer une partie de la surface d’un produit comme la semelle extérieure d’un soulier est attribué par le consommateur déterminant au produit lui-même et n’est pas perçu comme une indication de sa provenance. La coloration en rouge de la partie inférieure de la semelle constitue un élément de style esthétique qui ne se distingue pas suffisamment de la configuration à la mode des souliers pour dames à hauts talons, également lorsqu’on se place du point de vue des dames âgées de 20 à 65 ans qui sont sensibles à la mode et disposent d’une bonne surface financière, pour être perçue à titre originaire comme un élément additionnel faisant référence à la provenance du produit (consid. 3.3.4). Le recours est rejeté.

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Procédure

Art. 105 al. 2 LTF ; 42 al. 2 CO ; 91 al. 1, 91 al. 2, 93 al. 1, 96 CPC

La réplique ne peut être utilisée que pour donner des explications motivées par une prise de position d’une des parties à la procédure (consid. 1.4). Selon l’art. 91 al. 1 CPC, ce sont les conclusions qui déterminent la valeur du litige. Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal arrête la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). L’estimation à laquelle le tribunal procède sur la base de critères objectifs dans le cadre de la détermination des frais de procédure (qui comprennent les frais judiciaires et les dépens selon l’art. 95 al. 1 CPC et pour lesquels des tarifs sont fixés par les cantons selon l’art. 96 CPC), est comparable, du point de vue du pouvoir de cognition qu’en a le TF, avec la détermination équitable du dommage selon l’art. 42 al. 2 CO. Elle se base sur une appréciation des circonstances et relève de l’établissement des faits. Ce n’est que s’il est manifestement inexact et par conséquent arbitraire au sens de l’art. 105 al. 2 LTF que le jugement qui statue sur le montant des frais de procédure peut être porté, sur ce point, devant le TF (consid. 2.2). Tel n’est pas le cas d’un jugement de l’instance cantonale unique qui, compte tenu de la difficulté à établir la valeur litigieuse, la détermine en procédant à une estimation globale du litige en matière de propriété intellectuelle qui tienne compte tant des actions en violation (et en interdiction) qu’en constatation de la nullité (action d’état) de la marque suisse concernée. En procédant de la sorte, l’instance précédente n’a pas méconnu que plusieurs actions différentes étaient intentées et que les prétentions élevées dans le cadre de celles-ci devaient être additionnées dans la mesure où elles ne s’excluaient pas l’une l’autre au sens de l’art. 93 al. 1 CPC (consid. 2.3.1). Comme dans les causes portant sur l’existence ou la violation de droits de propriété intellectuelle, la valeur litigieuse n’est pas facile à déterminer, l’autorité précédente n’a pas fait preuve d’arbitraire en se basant sur une valeur de référence retenue par la pratique de CHF 50’000.- à CHF 100’000.- pour une marque plutôt insignifiante ; sur une valeur de CHF 500’000.- à CHF 1’000’000.- pour autant que des montants importants le justifient (en termes de chiffres d’affaire, de publicité, etc.) et en arrêtant cette valeur à plus de CHF 1’000’000.- en présence de marques très connues, si ce n’est célèbres uniquement (consid. 2.3.2).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Procédure

Art. 98 LTF ; 13 al. 2, 13 al. 2 lit. c, 13 al. 2 lit. e LPM ; 261 al. 1 lit. a, 265 al. 1, 267, 268 al. 1, 343 al. 1 lit. a, 343 al. 1 lit. c CPC ; 292 CP

Un recours contre une amende d’ordre prononcée pour insoumission à une décision de l’autorité est un recours en matière civile (consid. 1.2).

À la différence de l’interdiction provisoire prononcée dans le cadre de mesures provisionnelles suivant des mesures superprovisionnelles, l’amende d’ordre qui l’accompagne n’est en elle-même pas ordonnée à titre provisoire et ne constitue ainsi pas une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF (consid. 1.4).

Concernant l’exécution des jugements, en matière de mesures provisionnelles, l’art. 267 CPC prévoit que le tribunal qui a ordonné ces mesures prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent. C’est ce qu’a fait le jugement de mesures provisionnelles dans le point du dispositif contre lequel s’élève le recours qui condamne le recourant à une amende d’ordre de CHF 48’000.- pour ne pas avoir respecté pendant 48 jours les mesures superprovisionnelles confirmées par le jugement, assorties d’une menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et prévoyant une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution (consid. 3).

L’amende d’ordre de l’art. 343 al. 1 lit. c CPC permet en particulier de garantir l’exécution d’une interdiction d’agir, notamment dans les cas où l’interdiction ordonnée a pour conséquence que la partie condamnée est tenue d’abandonner un comportement illicite durable. En lien avec des mesures provisionnelles, et en particulier avec une interdiction superprovisoire, il convient en outre de tenir compte du fait que celles-ci (jusqu’à leur modification ou leur suppression) doivent être respectées, même si elles devaient par la suite s’avérer injustifiées. Même après qu’un jugement au fond a tranché autrement, une amende d’ordre peut être ordonnée pour le comportement intervenu dans l’intervalle en violation du jugement provisoire levé par la suite (consid. 5.2).

Les actions en interdiction doivent viser un comportement décrit de manière précise. La partie obligée doit ainsi savoir ce qu’elle n’ose plus faire et les autorités pénales ou d’exécution doivent également savoir quels actes elles doivent empêcher ou auxquels elles doivent infliger une peine. Lorsqu’elles sont saisies, ces autorités doivent uniquement examiner si la condition de fait (du renouvellement d’un comportement interdit par le juge civil) est remplie. Elles n’ont par contre pas à qualifier juridiquement ce comportement. Cela est vrai aussi lorsque l’interdiction a été prononcée dans le cadre de mesures superprovisionnelles sans l’audition de la partie adverse selon l’art. 265 al. 1 CPC. Dans ce cas toutefois, le tribunal doit être particulièrement attentif à la formulation de l’interdiction du moment que la partie adverse est privée tant de la possibilité de s’exprimer préalablement que de voies de droit contre le jugement rendu. L’interdiction provisoire doit ainsi être formulée de manière à ce qu’aucune question de droit matériel n’ait à être tranchée dans le cadre de la procédure d’exécution. Le requérant des mesures superprovisionnelles doit donc décrire de manière très concrète le comportement qui le menace et dont il souhaite obtenir l’interdiction au sens de l’art. 261 al. 1 lit. a CPC. Si les circonstances changent et que la partie adverse modifie sa manière de porter atteinte aux droits du requérant, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées selon l’art. 268 al. 1 CPC (consid. 5.3).

La question de savoir si la publication sur Facebook d’une seule photo illustrant entre autres un coureur automobile dont le maillot arbore le sigle dont l’utilisation a été interdite, constitue une utilisation illicite dans les affaires au sens de l’ordonnance de mesures provisionnelles et une violation du droit des marques et de la concurrence, aurait dû être tranchée dans le cadre de la procédure de jugement civil. La portée de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles n’est ainsi pas limitée de façon suffisamment précise, la formulation de l’art. 13 al. 2 LPM ne permettant pas de déterminer quel comportement concret constituerait dans le cas particulier une violation du droit à la marque et quel autre pas, ainsi que le démontre l’énumération des lit. c et e par exemple. Il ne ressort pas de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles que toute publication du logo sur le profil Facebook de la recourante devrait être interdite sans exception et indépendamment de son contexte (photo souvenir de la cérémonie de remise des honneurs d’une course automobile). L’ordonnance en question ne suffit donc pas à fonder l’amende d’ordre querellée (consid. 5.4).

L’utilisation du logo sur le compte Instagram de la recourante constitue elle une violation de l’interdiction prononcée dans le cadre de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Bien que la modification de son compte Instagram pour en supprimer le logo aurait impliqué un comportement actif de la part de la recourante, l’obligation d’opter pour un tel comportement peut également découler d’une ordonnance d’interdiction dans la mesure où, comme en l’espèce, elle résulte clairement des circonstances (consid. 5.5).

Lorsque l’ordonnance d’interdiction a été partiellement respectée et que le comportement incriminé ne s’est poursuivi que « de manière mineure » et par négligence, le montant de l’amende ne saurait être maximal et atteindre les CHF 1’000.- par jour prévus par l’art. 343 al. 1 lit. c CPC (consid. 6).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM) > Signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM)

Art. 18 al. 1, 951 al. 2, 956 al. 2 CO ; 3 al. 1 lit. c, 3 al. 3, 13 al. 1 LPM

Selon l’art. 951 al. 2 CO, les raisons de commerce des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives doivent se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société revêtant l’une de ces formes déjà inscrite en Suisse. En outre, selon l’art. 956 al. 2 CO, celui qui subit un dommage du fait d’une utilisation indue d’une raison de commerce peut agir en cessation de trouble et en cas de faute, réclamer des dommages et intérêts. L’art. 13 al. 1 LPM confère au titulaire d’une marque le droit exclusif de l’utiliser pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer.

Le titulaire d’une marque antérieure peut également faire valoir le motif relatif d’exclusion à l’enregistrement de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM vis-à-vis du titulaire d’une marque postérieure à la sienne. Selon l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, sont exclus de l’enregistrement les signes similaires à une marque antérieure destinés à des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il en résulte un risque de confusion. Le TF est amené à trancher la question de savoir si ces principes s’appliquent sans autre ou si la convention de coexistence passée entre les parties au moment du rachat d’une partie des actions de la recourante par l’intimée, ainsi que la transaction judiciaire intervenue par la suite en complément de cette convention, l’emportent sur les principes généralement applicables du droit des signes distinctifs concernant l’existence d’un risque de confusion. L’objet d’un contrat doit être déterminé par l’interprétation des manifestations de volonté des parties. Le but de l’interprétation du contrat est ainsi en premier lieu l’établissement de la réelle et commune intention des parties, selon l’art. 18 al. 1 CO. Si une concordance réelle des volontés n’est pas établie, il convient, pour déterminer la volonté hypothétique des parties, d’interpréter leurs déclarations selon le principe de la confiance en s’arrêtant à la manière dont elles pouvaient et devaient être comprises, tant du point de vue de leur teneur qu’en lien avec l’ensemble des circonstances. Il s’agit ainsi d’analyser le contenu des déclarations des parties qui ne doivent pas être examinées de manière isolée, mais en fonction de leur signification concrète. C’est le moment de la conclusion du contrat qui est déterminant, car une interprétation en fonction du comportement ultérieur des parties n’est pas significative. La question de l’interprétation objective des déclarations de volonté relève du droit et est examinée librement par le TF qui demeure cependant lié par les constatations cantonales précédentes portant sur les circonstances extérieures de fait, ainsi que sur la connaissance et la volonté des parties (consid. 2.2.2).

Comme l’autorité précédente n’a pas pu établir de volonté concordante des parties concernant l’utilisation de la raison sociale « Von Roll Water Holding AG » et de la marque « VON ROLL WATER » litigieuse, les conventions, soit le contrat de vente initial et l’arrangement judiciaire ultérieur intervenus entre les parties, doivent être interprétées selon le principe de la confiance. Il en résulte que les sociétés membres du groupe Von Roll pourraient continuer d’utiliser la marque « VON ROLL » seule ou en lien avec des éléments se distinguant significativement des marques revenant aux sociétés du groupe dont les actions étaient reprises. Il est établi ainsi qu’en tout cas en ce qui concerne les signes dont l’utilisation est autorisée à ces dernières et qui sont reconnus conventionnellement comme leur étant propres, les champs de protection des signes des deux partenaires contractuels ont été délimités, en ce sens que les sociétés du groupe Von Roll s’interdisaient non seulement l’utilisation de signes identiques, mais aussi celle de signes similaires, de manière à ce qu’un risque de confusion puisse être exclu en vertu des éléments additionnels utilisés. Le risque de confusion ne doit ainsi pas être examiné sans autre selon les principes du droit des marques, puisque le contrat prévoit que chacune des parties peut continuer d’utiliser l’élément « Von Roll » de sorte qu’un risque de confusion ne peut résulter que de l’utilisation des éléments l’accompagnant. Il ne saurait toutefois en être déduit que l’examen du risque de confusion ne saurait au moins être orienté par les principes posés en droit des signes distinctifs.

La conception de l’autorité précédente que l’exigence d’une différence significative des signes devrait se limiter à leurs aspects graphiques et sonores ne convainc pas. Une compréhension aussi étroite ne découle pas de l’interprétation objective du contrat qui implique bien plus que le contenu significatif des ajouts utilisés soit pris en compte (consid. 2.2.3). La transaction judiciaire du 7 septembre 2006 complète le contrat de coexistence initial qui prévoyait l’utilisation des marques « VON ROLL INFRATEC », « VON ROLL HYDROTEC » et « VON ROLL CASTING » par les sociétés du groupe repris. Le contrat de base doit ainsi être compris selon le principe de la bonne foi que les sociétés du groupe Von Roll sont libres d’utiliser les marques, respectivement la raison de commerce « VON ROLL », avec toutes les formes d’ajouts possibles, dans la mesure où ceux-ci se différencient de manière significative des marques « VON ROLL INFRATEC », « VON ROLL HYDRO », « VON ROLL CASTING » et « VON ROLL ITEC ». Les signes distinctifs de l’intimée doivent ainsi en particulier conserver une distance suffisante par rapport à la marque « VON ROLL HYDRO ». Le fait que les sociétés du groupe repris soient expressément autorisées selon le contrat à protéger en outre les dénominations « hy », « rohr », « pipes », « tubi », « tubes », « tuyeaux », « valves », « valvole », « valvi » et « schieber » en lien avec le terme « vonRoll » comme élément de marque ne permet pas de déduire, comme le soutient l’intimée, qu’elle-même serait en contrepartie sans autre habilitée à utiliser des traductions des termes attribués à l’autre partie. L’obligation pour les sociétés du groupe Von Roll de se distinguer suffisamment des signes « VON ROLL INFRATEC », « VON ROLL HYDRO », « VON ROLL CASTING » et « VON ROLL ITEC » est indépendante du droit des sociétés du groupe repris d’enregistrer d’autres signes à titre de marques. En vertu de l’arrangement conventionnel intervenu, l’intimée ne peut ainsi utiliser la raison de commerce « Von Roll Water Holding AG » et la marque « VON ROLL WATER » que dans la mesure où il n’en résulterait pas de risque de confusion avec le signe « VON ROLL HYDRO », respectivement avec les raisons de commerce inscrites de la recourante « vonRoll hydroservices AG » et « vonRoll hydro (suisse) AG » ou avec la marque enregistrée « VON ROLL HYDRO ». Il n’est pas déterminant à cet égard que ni le contrat initial ni son complément judiciaire n’aient expressément concédé l’utilisation du terme « Water » à la recourante (consid. 2.2.4).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Procédure

Art. 93 al. 1 lit. a LTF ; 53, 156 CPC

Le recours formé en l’espèce devant le TF a pour objet une décision incidente, rendue dans un procès civil en matière de droit des marques, par laquelle le Tribunal de commerce, instance cantonale unique, a admis que soient versés à la procédure des moyens de preuves produits par la demanderesse, mais en a, pour protéger les secrets d’affaires de celle-ci et de ses clients, limité la consultation par les défendeurs (consid. 1.2).

Pour qu’un recours immédiat soit ouvert contre une décision incidente, selon l’art. 93 al. 1 lit. a LTF, il faut que la décision rendue soit susceptible de causer un préjudice irréparable, soit un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant. Un dommage économique ou de pur fait n’est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Cette condition s’apprécie par rapport à la décision de première instance ; et si la question qui a fait l’objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l’appui d’un recours contre la décision finale, il n’y a pas de préjudice irréparable. La décision refusant ou admettant des moyens de preuves offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier.

Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu’une partie est astreinte, sous la menace de l’amende au sens de l’art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaires ou à ceux de tiers, sans qu’un tribunal n’ait pris des mesures aptes à la protéger (consid. 1.3.2). Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, la restriction à la consultation des pièces produites peut être remise en cause dans un recours contre la décision finale au fond (consid. 1.3.3). Le fait de devoir mener une procédure sur le fond pendant un ou deux ans, sur la base d’une connaissance limitée des pièces, ne constitue pas un préjudice irréparable, les frais qui pourraient en résulter et la longueur de la procédure n’étant que des préjudices de fait et non un préjudice juridique au sens de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF (consid. 1.3.4).

• Droit des marques et des indications de provenance
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Art. 42 al. 1, 42 al. 2, 74 al. 2 lit. b, 92 al. 1, 95, 99, 105 al. 1, 106 al. 1 LTF ; 8 CC ; 53, 56, 153, 154, 157, 172 CPC

Un recours en matière civile interjeté contre une décision incidente portant sur la compétence du tribunal au sens de l’art. 92 al. 1 LTF est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (consid. 1.1).

Le TF ne peut rectifier ou compléter la constatation des faits effectuée par l’autorité précédente que s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. « De façon manifestement inexacte » signifie « arbitraire ». Il faut en outre que la correction du vice soit décisive pour le sort de la procédure (art. 97 al. 1 LTF). La partie qui attaque les constatations de faits de l’autorité précédente doit démontrer clairement et de manière substantielle en quoi ces conditions sont remplies. Dans la mesure où elle désire compléter l’état de fait, cette partie doit démontrer, pièces à l’appui, qu’elle avait déjà allégué les faits relevants en question et proposé les moyens de preuves correspondants, conformément à la procédure devant l’autorité précédente.

Des faits nouveaux et des preuves nouvelles ne peuvent être présentés que si la décision de l’autorité précédente en donne l’occasion au sens de l’art. 99 al. 1 LTF, ce qui doit être exposé précisément dans le recours (consid. 1.3).

La recourante qui qualifie de contradictoires et manifestement inexacts les propos tenus par les témoins au vu des exploits échangés dans la procédure cantonale et du comportement adopté dans cette procédure par le représentant de la partie adverse et qui, accessoirement remet en question la crédibilité du témoin, exerce des griefs de nature appellatoire concernant l’appréciation des preuves effectuée par l’autorité précédente, sur lesquels le TF n’entre pas en matière (consid. 2.1.2). Du moment que, contrairement à ce que soutient la recourante, la déclaration du témoin n’était ni peu claire, ni contradictoire, ni non plus manifestement incomplète, il n’est pas non plus évident que le tribunal aurait dû, en application par analogie de l’art. 56 CPC, donner l’occasion au témoin, par des questions ciblées, de clarifier et de compléter sa déclaration (consid. 2.2.2).

L’autorité précédente a ainsi retenu, sans violer le droit fédéral, qu’il ne pouvait qu’être raisonnablement déduit du témoignage intervenu que le témoin confirmait avoir vu et acheté dans la filiale du canton de Schwyz un paquet de préservatifs du type de celui litigieux (consid. 2.2.3). La recourante adresse des griefs purement appellatoires concernant le résultat de l’administration des preuves opérée par l’autorité précédente. Elle ne démontre pas qu’une offre de preuves, qu’elle aurait proposée régulièrement et en temps utile, aurait été refusée, ni non plus dans quelle mesure l’autorité précédente se serait considérée de manière inadmissible comme liée, dans son administration des preuves, par des règles de preuves formelles. La recourante méconnaît en particulier le fait que le principe de la libre appréciation des preuves de l’art. 157 CPC ne change rien au fait que le résultat de l’appréciation des preuves effectuée par l’autorité précédente lie le TF.

L’art. 157 CPC n’a ainsi pas pour conséquence que l’appréciation des preuves en elle-même constituerait une question de droit soumise au libre examen du TF selon l’art. 95 CPC. L’art. 8 CC ne prescrit pas par quels moyens les faits doivent être clarifiés, ni comment le résultat de l’administration des preuves doit être apprécié. La recourante n’établit enfin pas lequel de ses arguments concrets aurait été omis par l’autorité précédente, de sorte qu’elle aurait été empêchée, en violation de son droit d’être entendue, de faire valoir son point de vue dans la procédure. Le TF confirme ainsi que l’autorité précédente a retenu, sans violation du droit fédéral, sa compétence à raison du lieu (consid. 3.2).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) > Signes descriptifs

Art. 6^quinquies B ch. 2 CUP ; 5 ch. 1, 5 ch. 2, 9^sexies ch. 1 lit. a PAM ; 8 al. 1 Cst. ; 2 al. 1 lit. a LPM

En dépit de la graphie particulière du signe « Ce’Real », qui peut, abstraitement, être compris de différentes manières, il faut admettre que, pour les consommateurs moyens, la marque ne diffère pas suffisamment du mot anglais « cereal » ou du mot français « céréale » sur les plans auditifs et visuels. Le signe « Ce’Real » est donc descriptif pour des denrées alimentaires (consid. 2.2-2.3). Lorsque le déposant invoque le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, il ne doit pas seulement présenter les signes par rapport auxquels il estime être discriminé, mais également démontrer en quoi ces situations étaient similaires, notamment au regard des produits et services enregistrés. Dans le cadre de l’examen de la violation du principe de l’égalité de traitement, une marque combinée ne peut pas être comparée à une marque verbale (consid. 2.3). L’IPI et le TAF ayant jugé que le signe était descriptif, il ne s’agit pas d’un cas limite (consid. 2.4). Le recours est rejeté dans la mesure où il peut être entré en matière (consid. 3).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) > Signes descriptifs

Art. 26, 190 Cst. ; 944 al. 1 CO ; 2 lit. a, 52 LPM ; 2, 3 al. 1 lit. d LCD

Pour les services financiers et les produits technologiques qui leur sont liés, le cercle des destinataires pertinent est composé des spécialistes du domaine financier, ainsi que des consommateurs moyens (consid. 3.3). Les critères régissant l’inscription d’une raison sociale au registre du commerce diffèrent de ceux employés pour l’inscription d’un signe au registre des marques. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu lorsqu’une autorité n’applique pas les conclusions d’une décision antérieure rendue en matière de registre du commerce à l’examen de la validité d’une marque similaire à la raison sociale. Cependant, rien ne s’oppose à prendre en considération cette décision dans un souci de cohérence (consid. 3.5). Le mot anglais « trader » est compris par le cercle des destinataires pertinent comme « Börsen- oder Wertpapierhändler ». Ce terme est donc descriptif des services financiers dans les classes 09, 36, 38 et 42 (consid. 3.5.1). La demanderesse a produit devant l’instance précédente une enquête démoscopique qui établit que seuls 2 % des personnes interrogées rapprochent le seul mot anglais « key » des notions de « haupt- », « wichtig ». Cependant, l’autorité précédente n’a pas constaté les faits de manière manifestement erronée lorsqu’elle retient que le cercle des destinataires pertinents comprendra le signe « KEYTRADER » dans le sens de « besonders wichtigen Händlers bzw. Wertpapierhändlers ». En effet, les résultats de l’enquête démoscopique n’excluent pas qu’une majorité des destinataires des services financiers en classe 36, 38 et 42 comprennent le terme anglais « key » en combinaison avec un autre mot, dans le sens de « haupt- », « wichtig » (consid. 3.5.2). L’autorité précédente viole le droit d’être entendu et procède à une constatation inexacte des faits lorsqu’elle rejette l’affirmation de la recourante, selon laquelle le signe « KEYTRADER » n’est pas un mot qui fait partie du vocabulaire anglais, sur la base des résultats de ses propres recherches, sans donner l’occasion aux parties de se prononcer sur ces éléments (consid. 3.5.3). Cependant, le fait que le signe « KEYTRADER » ne corresponde pas à un terme existant du vocabulaire anglais ne diminue pas le caractère descriptif de ces deux éléments. Le mot anglais « key » combiné à un substantif sert à renforcer l’importance de ce mot, tout comme c’est le cas pour le mot allemand « Schlüssel ». Il faut donc considérer que l’utilisation du mot anglais « key » en combinaison avec un substantif, est comprise par le cercle des destinataires comme un renforcement de l’importance de ce mot. Le signe « KEYTRADER » est donc compris par le cercle des destinataires pertinent comme désignant des « besonders wichtigen Händlers bzw. Wertpapierhändlers ». La marque est donc descriptive des produits et services financiers en classe 36, 38 et 42 (consid. 3.5.4). L’usage de la marque doit être établi pour le cercle des destinataires potentiels des produits et services visés et non seulement pour le cercle des clients effectifs (consid. 4.4). Le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD doit être étudié concrètement et non abstraitement sur la base de critères d’évaluation établie pour le même signe, mais au regard du droit des marques (consid. 7.2.2).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) > Signes descriptifs

Art. 72 al. 2 lit. b ch. 2, 76 al. 2, 90 LTF ; 2 lit. a LPM

Les signes dont le contenu significatif donne des indications sur les qualités des produits ou services auxquels ils se rapportent ou qui les vante ou les décrit d’une autre manière sont dépourvus de force distinctive. Un néologisme peut aussi être dépourvu de force distinctive si le cercle des destinataires suisses pertinent en comprend la signification sans effort d’imagination particulier. C’est l’impression d’ensemble que dégage le signe telle qu’elle restera marquée dans le souvenir du consommateur qui est déterminante pour juger de sa force distinctive (consid. 5.1). Le terme « post » est un élément du langage courant compris par le public suisse dans deux acceptions différentes, d’une part les services postaux eux-mêmes, d’autre part l’entreprise qui les fournit (consid. 5.2.1.1). L’ajout de la lettre « e » ‑ précédant le terme « post » ‑ sera compris par le public comme faisant référence de manière évidente à la « poste électronique », qu’un tiret sépare ou non les deux éléments (consid. 5.2.1.1.1). Le consommateur moyen comprend la signification de « select » déjà en raison de sa similitude avec les termes allemands « Selektion, selektionieren » ou français « élection, sélectionner ». Dans sa signification de « choisi, trié », « select » est aussi perçu comme ayant un caractère laudatif compris comme tel par le public déterminant (consid. 5.2.1.2). Le néologisme « ePostSelect » peut être facilement compris dans un sens large comme faisant référence à des services postaux électroniques de haute qualité ou à l’entreprise qui dispense de tels services, lesquels comprennent aussi la fourniture d’informations et le développement de services en matière financière (consid. 5.2.1.3). La dénomination « ePostSelect » est descriptive des produits ou services revendiqués et dépourvue de force distinctive les concernant. Elle appartient ainsi au domaine public sans que sa présentation graphique, dominée par l’élément verbal et une revendication de couleur jaune sans plus de précision, lui confère une force distinctive originaire (consid. 5.2.3). Ce d’autant que les caractères utilisés pour l’élément verbal et sa couleur noire sont usuels et peu frappants. L’absence de tiret entre le « e » et le concept de « Post » qui suit n’y change rien, tout comme non plus le fait que « Select » soit mentionné en gras (consid. 5.2.3). Contrairement à ce que le TAF a considéré, la conclusion subsidiaire faisant référence à un jaune « RAL 1004 Pantone C116/109U » ne permet pas non plus de conférer une force distinctive originaire à l’ensemble (consid. 5.3 et consid. 5.3.1), en particulier parce qu’elle ne change pas la perception qu’en aura le cercle des destinataires pertinent. Ceci même si le jaune en question s’est imposé comme marque pour certains des services (financiers et postaux) de la requérante, et est donc plus distinctif que la couleur jaune indéterminée revendiquée initialement. En vertu du principe de la maxime des débats, le TAF n’aurait dû examiner si une imposition par l’usage entrait en ligne de compte que si la requérante l’avait invoqué et revendiqué une protection du fait d’une telle imposition. Ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Le TAF n’aurait ainsi pas dû se demander si la nuance de jaune (RAL 1004 Pantone C116/109U) s’était imposée par l’usage, et aurait dû procéder à un examen abstrait de l’éventuelle force distinctive originaire de la marque telle que déposée (sans précision quant au type de jaune revendiqué) (consid. 5.3.2). Le recours est admis.

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes contraires au droit en vigueur (art. 2 lit. d LPM)

Art. 28, 29 CC ; 2 lit. d, 52 LPM ; 7 al. 2 LPENCR ; 91 CPC

Il est de jurisprudence constante que toute utilisation non autorisée de l’emblème de la Croix Rouge ou de tout autre signe pouvant prêter à confusion avec lui est exclue, quels que soient les circonstances et le but de l’utilisation. La LPENCR interdit ainsi en particulier l’utilisation de l’emblème de la Croix Rouge comme élément d’une marque, sans égard à sa signification en lien avec les autres éléments de la marque pour les produits et/ou services auxquels la marque est destinée. Peu importe en particulier que l’utilisation concrète de la marque conduise ou non à un risque de confusion, par exemple que les produits et/ou services marqués puissent être pris pour des produits et/ou services protégés par les conventions de Genève ou qu’ils puissent être mis en relation avec le mouvement de la Croix Rouge. Il s’agit uniquement d’examiner si l’emblème protégé – de manière absolue – par la LPENCR (ou tout autre signe susceptible d’être confondu avec lui) est perçu comme un élément du signe déposé. L’élément en question doit ainsi être considéré pour lui-même, sans égard aux autres éléments – par exemple figuratifs ou verbaux – du signe déposé, de sorte que l’impression d’ensemble qui se dégage de ce signe n’entre pas en ligne de compte. Le but dans lequel le signe déposé est utilisé est sans importance, tout comme les produits et/ou services pour lesquels la protection est revendiquée. Il n’importe également que le signe soit utilisé comme « signe de protection » ou comme « signe indicatif » (consid. 5.3.1). L’inscription de la marque au registre des marques tenu par l’IPI n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion entre cette marque et l’emblème de la Croix Rouge. La décision de l’IPI ne lie en effet pas le juge civil (consid. 5.3.2). En l’espèce, le léger écart entre la branche droite de l’élément figuratif litigieux et le reste de cet élément (parties gauche et centrale) est la seule différence existant entre ce signe et la Croix-Rouge. En raison de la proximité de l’élément en forme de carré rouge (branche droite) avec l’autre élément, ce léger écart ne suffit pas à reléguer au second plan l’image d’une croix rouge sur fond blanc. Le signe, bien que stylisé, apparaît toujours comme une croix rouge. En outre, si l’emblème de la Croix Rouge est protégé indépendamment du contexte dans lequel il est utilisé, le fait qu’en l’espèce la marque enregistrée soit destinée à des soins médicaux et des services de permanence médico-chirurgicale, ne fait que renforcer le risque que son élément litigieux soit perçu comme l’emblème de la Croix Rouge. L’existence d’un risque de confusion doit être retenue et le moyen tiré de la violation de l’art. 2 lit. d LPM admis (consid. 5.3.3). La manière dont la marque de la recourante est utilisée donne à penser que la Croix Rouge soutient ses activités et suscite un risque de confusion indirect dans l’esprit du public (consid. 6.5). L’élément figuratif litigieux (la croix rouge) est au cœur du litige et c’est l’utilisation de cet élément, intégré dans la marque de la recourante, que la Croix Rouge entend faire cesser. Il est indéniable que la Croix Rouge, au vu de sa renommée, ne peut être comparée à une simple marque secondaire et on ne peut reprocher à la Cour cantonale d’avoir retenu la valeur litigieuse fixée par la demanderesse (CHF 300’000. -), soit la valeur conférée en principe à une marque d’entreprise bien établie (consid. 7).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM) > Signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM)

Art. 3 al. 1 lit. a LPM

Le cercle des destinataires des services de « conseils financiers, en particulier en matière de placements financiers, de prêts hypothécaires, d’impôts, de planification de la retraite et de planification successorale » en classe 36, se compose tant des consommateurs moyens que de spécialistes. Les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention légèrement accru pour les services en question (consid. 3.1). Les services visés par la marque attaquée et par la marque opposante en classe 36 sont identiques. Les services proposés en classe 36 sont hautement similaires aux services de « publicité ; gestion des affaires ; administration des affaires ; conseils en affaires ; travail de bureau » en classe 35, car ils nécessitent le même savoir-faire et il est logique que ces prestations soient offertes en commun, qu’elles forment un package (consid. 3.2). Malgré la reprise, par la marque attaquée, des lettres « V » et « Z », son attaque par la lettre « S  » influence substantiellement l’impression d’ensemble du signe. En général, lorsqu’un acronyme est dépourvu de voyelle, chaque lettre est prononcée séparément, ce qui amoindrit la similarité phonétique. Les marques opposées présentent des similarités graphiques et phonétiques éloignées et aucune similarité sémantique (consid. 4.1-4.3). En tant qu’acronyme, la marque opposante « VZ (fig.) » jouit d’une force distinctive normale (consid. 5). Le risque de confusion entre les marques doit être nié, bien que les signes opposés possèdent des similarités graphiques et phonétiques éloignées. En effet, les acronymes de deux ou trois lettres sont plus facilement mémorisables par les destinataires et les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention légèrement accru pour les services visés. Le recours est mal-fondé et est rejeté (consid.7).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM) > Signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM)

Art. 42 al. 1, 43, 95, 113 LTF ; 3 al. 1 lit. c LPM ; 3 al. 1 lit. b LCD

Le tribunal examine l’existence d’un risque de confusion entre deux signes comme une question de droit (consid. 7.1). La recourante prétend qu’il y a un risque de confusion entre sa marque « NAFA » et les désignations « NOVA » et « NOVA Generation » avec lesquelles l’intimée désigne ses produits. La marque « NAFA » est une dénomination de fantaisie, alors que « NOVA » est un mot bien connu en Suisse revêtant de multiples significations qui ont toutes trait au caractère nouveau de ce qu’elles désignent. L’impression d’ensemble, que ce soit du point de vue graphique ou auditif, qui se dégage des signes considérés est différente, dans la mesure où les produits en relation avec lesquels ils sont utilisés, soit des lampes spéciales destinées à l’industrie de la viande, s’adressent à un public spécialisé qui fera preuve d’un degré d’attention élevé. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas de risque de confusion entre la marque « NAFA » et les signes « NOVA », bien qu’ils commencent et se terminent par la même lettre et qu’ils se composent du même nombre de lettres (consid. 7). Le recours est rejeté (consid. 10).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM) > Signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM)

Art. 6^quinquiès CUP ; 5 AM ; 5 PAM ; 2 lit. a, 3 al. 1 lit. c, 13 al. 2 LPM

Les motifs permettant un refus de protection aussi bien en vertu de l’art. 5 ch. 1 de l’Arrangement de Madrid (AM), que de l’art. 5 ch. 1 du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid (PAM) sont limités dans la mesure où ces deux dispositions renvoient à la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP), révisée à Stockholm en 1967, concernant les motifs de refus de la protection.

Selon l’art. 6^quinquièsB CUP, un refus de protection ou une déclaration de nullité ne peut être rendu qu’aux motifs exhaustivement énumérés aux paragraphes 1 à 3 de cette disposition (marque de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers, absence de force distinctive et besoin de libre disposition, ainsi que caractère contraire à la morale et à l’ordre public). Ces motifs valent aussi pour un retrait ultérieur de la protection sur le territoire d’un Etat partie en vertu de l’art. 5 ch. 6 AM, respectivement de l’art. 5 ch. 6 PAM.

L’autorité précédente a examiné la persistance des marques de commerce de la demanderesse d’une manière conforme au cadre de l’art. 6^quinquiès lit. B CUP lorsqu’elle s’est prononcée sur l’existence des motifs absolus d’exclusion de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM invoqués par la recourante contre la partie suisse des marques internationales de la demanderesse (consid. 2.1.2). Le TF revoit librement, en tant que question de droit, la manière dont est déterminé le cercle des destinataires pertinent pour les produits ou services concernés, ainsi que la perception qu’a le public général d’un signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu de lui. Le cercle des destinataires pertinent peut être différent en fonction de chaque question examinée. Ainsi, le besoin de libre disposition d’un signe se détermine en fonction des besoins, respectivement de la compréhension, qu’en ont les concurrents, tandis que l’examen de la force distinctive fait appel à la compréhension que les acheteurs moyens ont du signe (consid. 2.2.2). Le signe « THINK » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu. À la différence du pronom personnel « YOU », qui constitue une expression élémentaire du vocabulaire de base de la langue anglaise sans équivalent possible, l’expression « THINK » peut être remplacée par d’autres verbes. Il n’apparaît pas que ce terme soit indispensable à la désignation d’articles de cuir, de souliers et d’articles d’habillement (consid. 2.2.3). L’autorité précédente n’a pas violé l’art. 2 lit. a LPM en niant un besoin de libre disposition absolu du signe « THINK » et en considérant qu’il n’était pas descriptif pour des souliers. Toutefois, la protection du signe « THINK » comme marque n’est pas de nature à empêcher l’utilisation de cette expression comme élément d’autres marques, dans la mesure où cet élément est constitué d’un verbe anglais, largement utilisé, appartenant au langage commun auquel seul un champ de protection très limité peut être reconnu (consid. 2.2.4). L’existence d’un risque de confusion est une question de droit que le TF examine librement (consid. 3.1). L’inexistence d’un risque de confusion doit être examinée en comparant la marque protégée, selon la demande d’enregistrement, avec l’utilisation effective ou à venir du signe postérieur (consid. 3.2.1). Le terme « THINK » utilisé par la recourante dans ses marques pour des produits identiques l’est en relation avec d’autres éléments verbaux et figuratifs. L’impression générale qui se dégage de ses marques est largement différente de celle produite par la marque verbale de la demanderesse. L’indication « THINK OUTDOORS » est comprise par les consommateurs moyens de souliers comme une désignation à caractère publicitaire revêtant le cas échéant même un caractère descriptif de la particulièrement bonne « Outdoor Qualité » des souliers (consid. 3.2.2 in fine et consid. 3.2.3). Cette indication est ainsi en elle-même dépourvue de force distinctive et n’est pas perçue comme renvoyant à une entreprise déterminée. Par conséquent, cet élément non distinctif n’est pas non plus de nature à porter atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. La simple reprise de cette suite de mots n’est pas à même de susciter une attribution indue des produits ainsi désignés à la demanderesse ni non plus à amener le public à déduire l’existence de faux liens entre les parties. En choisissant un mot courant de la langue anglaise qui est souvent utilisé et qui peut sans autre être compris dans sa signification lexicale en lien avec un autre concept, la demanderesse a opté pour une désignation dotée de très peu de force distinctive et d’un champ de protection par conséquent étroit. La recourante n’utilise pas la désignation « THINK OUTDOORS » seule, mais toujours en combinaison avec sa marque « WEINBRENNER » et le cas échéant l’élément graphique distinctif du sapin stylisé. Ce n’est que pris ainsi dans son ensemble que le signe est compris comme une référence à une entreprise.

Étant donné le caractère descriptif, voire publicitaire des termes « THINK OUTDOORS » pour les souliers, ce sont les autres éléments sous la forme du mot « WEINBRENNER », respectivement du sapin stylisé, qui demeurent en mémoire. L’élément correspondant « THINK » passe à l’arrière-plan dans les signes utilisés par la recourante et est perçu dans l’impression d’ensemble dégagée par ces signes comme une référence à une qualité particulière ou à un mode d’utilisation des souliers, le cas échéant comme un renvoi à la marque de la recourante (« THINK WEINBRENNER »). Il n’en résulte pas de risque de confusion pour le consommateur moyen de souliers (consid. 3.2.3).

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Art. 9 Cst. ; 74 al. 2 lit. b, 75 al. 2, 75 al. 2 lit. a, 95, 99 al. 2, 105 al. 1, 105 al. 2, 107 al. 1 LTF

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n’a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF) (consid. 1.1). Le TF doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d’office les constatations de faits qui se révèlent manifestement inexactes, c’est-à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst. ou établies en violation du droit comme l’entend l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) (consid. 1.3). Le TF ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF) (consid. 1.4).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Procédure

Art. 74 al. 2 lit. b, 76 al. 1 lit. b, 91 lit. a, 95 LTF

Le recours en matière civile dirigé contre une décision partielle au sens de l’art. 91 lit. a LTF est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (consid. 1.1). La recourante dont la demande reconventionnelle a été rejetée est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification au sens de l’art. 76 al. 1 lit. b LTF (consid. 1.2). L’Arrangement de Madrid (AM) concernant l’enregistrement international des marques et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid (PAM) sont des traités de droit international public applicables en Suisse dont la violation peut faire l’objet d’un recours au TF selon l’art. 95 lit. b LTF.

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Usage de la marque (art. 11 et 12 LPM)

Art. 2, 8 CC ; 3 al. 1 lit. c ; 11 al. 1, 12 al. 1, 12 al. 3, 13 al. 2, 15 LPM

L’usage de la marque doit intervenir conformément à la fonction de celle-ci pour distinguer les produits ou les services, soit de telle façon que le marché y voie un signe distinctif. Déterminer si on est en présence d’un usage en tant que marque au sens de l’art. 11 al. 1 LPM est une question de droit. Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s’adressent les produits ou les services enregistrés. Les circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, constatations qui relèvent du fait (consid. 3.2).

L’utilisation d’une marque en relation avec des produits ou services auxiliaires ne valide pas le droit à la marque pour de tels produits ou services. Sont considérés comme auxiliaires les produits ou services qui font partie de l’offre du produit ou service principal et qui lui sont accessoires sans être commercialisés de manière indépendante. Les produits ou les services qui, bien qu’accessoires au produit ou au service principal, sont offerts à titre onéreux ne peuvent plus être considérés, sous réserve des situations dans lesquelles la contrepartie ne serait que symbolique, comme produits ou services auxiliaires. Il reste toutefois à établir l’existence d’un usage sérieux de la marque apposée sur ces produits ou services (consid. 3.3). Un usage purement symbolique fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque ne suffit pas. Le titulaire doit manifester l’intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service. Par ailleurs, l’usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. Un usage à des fins privées ou à l’intérieur de l’entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (consid. 3.4).

En ce qui concerne la preuve du défaut d’usage, l’art. 12 al. 3 LPM tient compte de la difficulté à apporter la preuve d’un fait négatif. Quiconque invoque le défaut d’usage doit donc le rendre vraisemblable, la (contre)-preuve de l’usage incombant alors au titulaire. Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation de nature procédurale ne constitue toutefois pas un renversement du fardeau de la preuve (consid. 3.5). Pour satisfaire à l’exigence de la (contre)-preuve, il incombe au titulaire d’établir tous les éléments de faits qui permettent ensuite au Juge, sous l’angle du droit, de déterminer que l’usage intervient conformément à la fonction de la marque, que les produits ou services considérés ne sont pas auxiliaires et que l’usage de la marque est sérieux. Si la marque a été enregistrée pour plusieurs produits et/ou services, il appartient au titulaire d’apporter, en lien avec chacun des produits/services revendiqués, les éléments de preuves précités (consid. 3.6). L’organisation de trois soirées entre 2007 et 2011 ne représente pas une exploitation suffisante pour satisfaire à l’exigence qui découle implicitement de l’art. 11 al. 1 LPM. Ce d’autant que la recourante ne fournit aucune donnée qui permettrait de compenser l’usage très limité sur le plan quantitatif (pendant le délai de carence) par un chiffre d’affaires particulièrement élevé (consid. 3.7.1). Le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers l’usage de signes similaires et destinés à des produits ou des services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c et art. 13 al. 2 LPM).

L’existence de ce risque est une question de droit que le TF examine librement dans le cadre d’un recours en matière civile (consid. 4.2). Sous réserve de la marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM, il ne peut y avoir de risque de confusion au sens de l’art. 3 LPM lorsque les produits et services ne sont pas similaires, indépendamment des signes qui sont confrontés. Le simple fait qu’il puisse exister des chevauchements entre les groupes de consommateurs concernés par les services examinés ou entre les lieux où les prestations sont fournies ne permet pas de conclure à la similitude des services (consid. 4.3). Les services de divertissement, de spectacles et de concert, d’organisation et de production de manifestations culturelles sont des offres distinctes économiquement des services des cafetiers-restaurateurs. Une similitude entre les services liés à de la restauration (exploitation de cafés, restaurants, bars, dancings, cabarets et hôtels) et ceux d’organisation ou production de manifestations culturelles et de spectacles est exclue et tout risque de confusion entre les marques peut être écarté (consid. 4.4).

• Droit d’auteur
• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM)

Art. 2 lit. a LPM

Le mot « You » ne peut pas être enregistré comme marque car il doit rester libre. Il fait partie des signes qui appartiennent au domaine public selon l’art. 2 lit. a LPM. Le pronom « You » fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise. Il n’est pas substituable et doit pouvoir être utilisé librement dans le langage publicitaire suisse comme moyen pour s’adresser aux consommateurs. En outre, il doit pouvoir être utilisé sans restriction dans des marques composées de plusieurs mots dont « You » fait partie. La monopolisation du mot « You » par une marque restreindrait son usage dans la publicité (consid. 4). Le fait d’accepter le mot « You » seul comme marque poserait problème lorsque d’autres déposants souhaiteraient obtenir des marques composées de plusieurs mots et contenant « You ». Il serait difficile de déterminer si la marque est trop similaire ou suffisamment distincte pour être enregistrée. Le fait de laisser « You » dans le domaine public n’empêche pas d’enregistrer des marques composées contenant le mot « You » (consid. 5.1). Le mot «You » doit rester libre car celui-ci permet de s’adresser à une personne, à un consommateur de manière générale et il n’y a pas d’alternative à ce mot (consid. 5.2). Le mot « You » est également trop banal pour avoir une quelconque force distinctive (consid. 5.3). Le juge civil est libre de décider si un mot peut être enregistré comme marque. L’inscription de ce dernier au registre du droit des marques ne représente qu’un indice et non une preuve qu’il s’agit d’une marque (consid. 5.4).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Formes techniquement nécessaires (art. 2 lit. b LPM)

Art. 2 al. 1 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM

L’examen du caractère éventuellement techniquement nécessaire des capsules de café Nespresso doit intervenir en se limitant à la forme des seules autres capsules qui sont compatibles avec les machines Nespresso (consid. 1). Le TF a rappelé dans sa jurisprudence Lego (cf. TF 4A_20/2012 du 3 juillet 2012, consid. 3.2) qu’au vu du caractère potentiellement illimité dans le temps de l’enregistrement d’une marque de forme, il convenait de ne l’admettre que dans la mesure où les concurrents ne s’en trouvaient pas prétérités en raison de la présence d’une forme alternative de même valeur, et que si le coût d’une telle forme alternative était plus élevé, même faiblement, le choix d’une autre forme ne pouvait leur être imposé (consid. 4). Il résulte de l’expertise sommaire diligentée par le tribunal que la forme conique des capsules est techniquement évidente mais pas absolument obligatoire pour une optimisation du système (consid. 5.aa) ; que leur forme varie chaque fois en fonction du matériau dans lequel ces capsules sont réalisées et qu’enfin une forme conique n’est pas techniquement nécessaire pour réaliser un « café normal » avec une machine Nespresso mais qu’elle s’impose par contre plus ou moins naturellement suivant le type de matériau dans lequel est réalisée cette capsule (consid. 5.aa). L’expert a retenu enfin que pour ressortir la capsule de la machine aussi, la forme conique n’est pas non plus absolument nécessaire, une forme cylindrique par exemple convenant également. Les formes qui constituent la nature même du produit, tant d’un point de vue fonctionnel qu’esthétique, sont exclues de l’enregistrement comme marques. C’est le cas lorsque la fonction du produit suppose pour le public qu’une telle forme lui soit donnée (consid. 10.a). Dans le cas particulier, le public attend un produit qui lui permette de préparer un café avec une machine Nespresso, soit nécessairement une capsule. Il s’agit donc de vérifier si la marque enregistrée constitue la nature même d’une capsule de café pouvant fonctionner avec une machine Nespresso, ce que le tribunal n’admet pas en l’espèce, en particulier parce que les capsules Nespresso présentent des caractéristiques particulières qui les distinguent des autres formes possibles de capsules de café (consid. 10.b). Il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas été rendu vraisemblable que la présence d’un motif absolu au sens de l’art. 2 lit. b LPM exclurait la forme des capsules de café Nespresso d’un enregistrement comme marque (consid. 11).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Formes techniquement nécessaires (art. 2 lit. b LPM)

Art. 29 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 9 CC, art. 2 lit. b LPM

Le Tribunal de commerce du canton de Zurich a confirmé la nullité des marques de forme de Lego sur la base d’un examen du caractère techniquement nécessaire d’une forme tridimensionnelle, au sens de l’art. 2 lit. b LPM, effectué dans le cadre d’une expertise ordonnée par ce tribunal sur demande du Tribunal fédéral qui lui avait renvoyé la cause pour qu’il soit vérifié s’il existait des formes alternatives (tant compatibles qu’incompatibles avec les formes Lego), aussi pratiques, aussi solides et dont les coûts de production ne seraient pas plus élevés que ceux des formes contestées comme marques. Le Tribunal de commerce de Zurich a fondé son jugement sur la constatation des experts que chaque variante s’éloignant des formes géométriques de Lego conduisait à des coûts d’outillage supplémentaires, plus faibles pour les formes compatibles (11 à 30 %) et plus élevés pour celles qui ne l’étaient pas (29 à 54 %). L’expertise avait permis de poser que vu la durée de vie moyenne des outillages, les surcoûts de fabrication les plus bas oscillaient entre 1,326 et 4,927 % pour les formes compatibles et se montaient jusqu’à 50 % pour celles qui ne l’étaient pas. Lorsque dans son appréciation des preuves, le tribunal retient comme établi, sur la base d’une expertise obtenue à grands frais, que toutes les formes alternatives s’accompagnent de coûts de fabrication supérieurs à ceux des briques Lego et que, par conséquent, celles-ci doivent être considérées comme techniquement nécessaires au sens de l’art. 2 lit. b LPM, le principe de la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet. Le grief de sa prétendue violation ne saurait donc être retenu (consid. 2). Une forme doit être considérée comme techniquement nécessaire au sens de l’art. 2 lit. b LPM si les autres possibilités existantes ne peuvent pas être imposées aux concurrents du déposant parce qu’elles sont moins pratiques, moins solides, ou parce qu’elles s’accompagnent de coûts de production plus élevés (consid. 3.1). Comme le monopole lié à l’obtention d’une marque de forme peut être illimité dans le temps, il faut que les formes alternatives à disposition des concurrents du déposant ne s’accompagnent d’aucun désavantage pour eux. Même un coût de production légèrement plus élevé constitue déjà un désavantage qui ne peut leur être imposé, en particulier en vertu du principe de l’égalité dans la concurrence. Ainsi, des coûts de production supplémentaires de 1,326 à 4,927 % suffisent pour que le recours à des formes alternatives ne puisse être rendu obligatoire aux concurrents des briques Lego (consid. 3.2). Lorsqu’elle a été invitée à le faire par le tribunal qui mène la procédure, la partie qui invoque ses secrets d’affaires pour refuser de transmettre des informations techniques à l’expert chargé de la réalisation d’une expertise dans le cadre de l’administration des preuves, ne peut se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu si les indications qu’elle donne ensuite sur ces questions dans sa détermination sur les résultats de l’administration de preuves sont considérées comme contradictoires et inacceptables par le tribunal au regard du principe de la bonne foi, et si ce dernier renonce à ordonner une nouvelle expertise demandée à ce stade seulement de la procédure sur ces mêmes questions (consid. 4.3.2).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Formes techniquement nécessaires (art. 2 lit. b LPM)

Art. 9 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM, art. 3 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 55 al. 4 LPM, art. 59 lit. d LPM, art. 2 LCD, art. 3 LCD

Dans leur opposition aux mesures provisionnelles, les sociétés ECC ont fait valoir le caractère techniquement nécessaire de la forme des capsules Nespresso. Le fait que l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle ait procédé à l’enregistrement de ces capsules comme marque de forme avec la mention qu’il s’agirait d’une marque imposée ne dispense pas le juge d’examiner la validité de la marque ainsi obtenue. L’imposition par l’usage ne permet de valider une marque que si le signe considéré appartenait au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, mais pas s’il constituait une forme techniquement nécessaire ou la nature même du produit, selon l’art. 2 lit. b LPM (consid. 2.3). Si une forme est techniquement nécessaire, sa protection est absolument exclue par l’art. 2 lit. b LPM sans qu’une imposition par l’usage n’entre en ligne de compte. À la différence des autres signes appartenant au domaine public, une utilisation même prolongée et exclusive d’une forme constituant la nature même du produit ou techniquement nécessaire ne permet donc pas d’en obtenir la protection (consid. 2.3). Une invention tombée dans le domaine public à l’échéance de la durée de protection du droit des brevets (le brevet européen déposé par Nestlé sur les capsules Nespresso a expiré le 4 mai 2012) ne saurait être monopolisée une seconde fois par son enregistrement comme marque de forme renouvelable indéfiniment. En l’absence de formes alternatives permettant la même utilisation, ou si une autre forme présente des inconvénients empêchant une concurrence efficace, la protection doit être refusée. Il ne s’agit pas uniquement de savoir s’il est possible de produire une capsule différente qui soit utilisable de la même manière (donc dans les mêmes machines) et avec la même efficacité. Pour qu’elle constitue une forme alternative, il faut encore qu’elle n’entre pas dans le champ de protection de la capsule Nespresso. Il faut donc déterminer si la ou les forme(s) de ces capsules compatibles se distingue(nt) suffisamment dans l’esprit du public acheteur de celle(s) de la capsule Nespresso pour éviter d’entrer dans sa sphère de protection au sens de l’art. 3 LPM (consid. 2.3). Si la forme d’une capsule est techniquement nécessaire, les art. 2 et 3 LCD ne permettent pas d’interdire à un concurrent son utilisation, puisque toute concurrence deviendrait alors impossible et puisque la LCD ne saurait avoir pour effet d’accorder au produit litigieux une protection que la LPM lui refuse (consid. 2.3). S’agissant d’une question technique controversée et décisive, le juge cantonal aurait dû demander une expertise sommaire à un technicien indépendant qui permette d’élucider, au moins sous l’angle de la vraisemblance, la question de savoir si la forme des capsules Nespresso est ou non techniquement nécessaire. La décision du juge, qui a préféré trancher sans procéder à l’administration de cette preuve et sans disposer d’aucun élément de preuve sérieux, est entachée d’arbitraire (art. 9 Cst.) et doit être annulée (consid. 2.4).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) > Imposition comme marques de signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a in fine LPM)

Art. 2 lit. a LPM

Le terme « Bürgenstock » est compris par le cercle des consommateurs visés comme une montagne panoramique et presqu’île du lac des Quatre-Cantons. En lien avec les services revendiqués en classes 35, 41, 43 et 44, le signe « BÜRGENSTOCK » n’est donc pas distinctif (consid. 4.3 et 4.5). La recourante n’a pas rendu vraisemblable l’imposition comme marque dans le commerce du signe « BÜRGENSTOCK ». Un droit à la marque basé sur la protection de la bonne foi (ausserregisterliches Anrecht) doit également être nié (consid. 5.2-5.4).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM)

Art. 2 lit. a LPM

Le slogan « TOGETHER WE’LL GO FAR » est compris par le cercle des destinataires (« ensemble nous irons loin »). En lien avec des services financiers et d’assurances (classe 36), il a, du moins pour les consommateurs francophones, une connotation laudative dès lors que ceux-ci le comprennent, sans recours à l’imagination, dans le sens « ensemble nous réussirons ». Le slogan « TOGETHER WE’LL GO FAR » relève de ce fait du domaine public (consid. 7.6 et 8.1).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) > Signes formés de noms géographiques
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) > Signes formés de noms géographiques > Usage de noms ou signes géographiques

Art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM

Les produits revendiqués – vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25) s’adressent surtout aux consommateurs finaux. Les indications géographiques sont exclues de la protection en tant que marques parce qu’elles sont considérées comme appartenant au domaine public. Cependant, ne constituent pas des indications géographiques les désignations que les milieux intéressés ne considèrent pas comme une référence à la provenance des produits ou services (consid. 3.1). Un sondage d’opinion de 504 personnes interrogées est dépourvu d’une force probante suffisante, un panel d’au moins 1000 personnes étant requis pour les produits et services destinés à des consommateurs moyens (consid. 5.2.4). Il ne suffit pas de publier un certain nombre choisi de réponses mais il est aussi nécessaire de publier les questions préalables si celles-ci ont influencé les réponses aux questions choisies (consid. 5.2.5 et 5.2.6). Il n’est pas contesté que Savannah est une ville de Géorgie, État du Sud-Est des États-Unis. Cependant, « Savannah » a d’autres significations. Il peut, notamment, s’agir d’un terme anglais qui se traduit par « savane » en français et se réfère à une forme de végétation, mais Savannah peut également désigner une race de chat (consid. 6.1). Lorsqu’un signe présente des significations diverses, il faut tenir compte de la signification qui, au regard des produits et services revendiqués, retient d’avantage l’attention des consommateurs (consid. 6.2). En l’occurrence, les consommateurs ont associé le signe « Savannah » à une forme de végétation plutôt qu’à la ville de Savannah située dans l’État de Géorgie. Il est clair que la savane comme forme de végétation ne donne pas une indication de provenance des produits et services revendiqués. Il en va de même de la savane comme une référence indirecte à la région de la savane africaine. L’argument, selon lequel la marque contestée est susceptible de tromper les consommateurs quant à la provenance du produit, ne peut être soutenu. (consid. 6.3).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM)

Art. 2 lit. a LPM

Le signe « NOBLEWOOD », qui est constitué des mots « NOBLE » et « WOOD », peut revêtir plusieurs significations – fractionné ou considéré dans son ensemble. En lien avec les produits revendiqués en classes 2, 19 et 27, le consommateur moyen visé le comprendra sans autre comme signifiant « bois noble, somptueux » (« nobles, edles, prächtiges Holz ») (consid. 6.4 et 6.4.3). Le signe « NOBLEWOOD » énonce ainsi l’emploi prévu pour les produits revendiqués et les propriétés de leurs matériaux. Outre son caractère descriptif, le signe a également une connotation laudative. Il ne possède par conséquent pas de force distinctive et appartient au domaine public (consid. 7.2, 7.3 et 8).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) > Signes formés de noms géographiques

Art. 2 lit. a LPM, art. 47 al. 4 LPM, art. 49 al. 1 LPM

Le terme « Savoy » n’est plus perçu comme une indication de provenance (« Savoie »), mais comme un synonyme de luxe et de prestige, de sorte qu’il n’existe aucune attente quant à la provenance en relation avec la désignation « Savoy » (consid. 5.2). La marque « B Royal Savoy Lausanne The Bürgenstock Selection (fig.) » est toutefois comprise comme une indication de provenance du fait qu’elle contient le nom géographique « Lausanne » (consid. 5.3). Le terme « Bürgenstock » constitue également une indication géographique, puisque le Bürgenstock est une montagne panoramique suisse connue dans le monde entier. Ce terme n’est cependant pas isolé : il est utilisé en lien avec le mot « Selection ». Or, la désignation « The Bürgenstock Selection » ne revêt aucun sens géographique et ne crée, par conséquent, aucune attente quant à la provenance (consid. 5.4). Même si les deux indications géographiques « Lausanne » et « Bürgenstock » faisaient penser à une indication de provenance, les conditions de l’art. 49 al. 1 en lien avec l’art. 47 al. 4 LPM seraient satisfaites attendu qu’elles se réfèrent toutes deux à la Suisse (consid. 5.6).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM)

Art. 2 lit. a LPM

Le terme italien « FIDUCIA » signifie sans équivoque, en relation avec les services revendiqués en classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45, « confiance » ou « fiabilité » (consid. 5.3.1). Par conséquent, la marque « FIDUCIA » a, en tout cas pour les consommateurs italophones, un caractère laudatif et n’est donc pas distinctive (consid. 5.5).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) > Imposition comme marques de signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a in fine LPM)

Art. 2 lit. a LPM

L’adjectif « rhätisch » n’est pas une désignation de fantaisie, mais une indication de provenance (« bündnerisch » ou « aus Graubünden stammend ») (consid. 5.1.3-5.1.4). La recourante ne peut rien tirer du fait qu’elle bénéficie d’une certaine exclusivité, car sa concession est limitée dans le temps et d’autres concessions peuvent être accordées (consid. 5.1.4). Les noms « Bernina » et « Albula » sont également des indications de provenance (consid. 5.2.3, 5.3.3 et 5.5). Pour des produits des classes 9, 16 et 28, à l’exception des « Produits en papier et carton, non compris dans d’autres classes » (classe 16), les signes en cause sont descriptifs (du contenu thématique des produits) et appartiennent donc au domaine public. Pour des véhicules, notamment ferroviaires (classe 12), ils sont également descriptifs. Par ailleurs, ce n’est que dans la mesure où les services des classes 37, 39, 42 et 43 sont plus ou moins typiquement associés au train que les signes en cause appartiennent au domaine public (consid. 6.1-6.5). L’imposition comme marques des signes « BERNINABAHN » et « ALBULABAHN » n’est pas rendue vraisemblable par la recourante pour les services des classes 37, 39, 42 et 43, étant donné que ces signes sont utilisés avant tout dans un contexte historique ou pour désigner un tracé de ligne de train et qu’aucun moyen de preuve ne concerne la Suisse romande et la Suisse italienne (consid. 7.4-7.6). C’est à juste titre que l’IPI a admis que le signe « RHÄTISCHE BAHN » ne s’était imposé comme marque (dans toute la Suisse [consid. 8.2]) que pour les services qui forment le cœur d’une entreprise ferroviaire (classe 39) et non pas pour les autres services des classes 37, 39, 42 et 43 (consid. 8.1-8.6).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM)

Art. 2 lit. a LPM

Le signe « MYPHOTOBOOK », constitué de trois termes appartenant au vocabulaire de base anglais, est compris par le consommateur moyen visé comme signifiant en allemand « mein Fotobuch » (consid. 4, 5.1 et 5.2). Ce signe est directement descriptif des services revendiqués (« Buchbindarbeiten » [classe 40]), attendu que la reliure de livres vise justement la fabrication d’un livre. De ce fait, le consommateur ne peut reconnaître dans ce signe, en l’absence d’un élément distinctif, une indication de la provenance commerciale. Partant, il appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (consid. 6.2 et 6.3).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) > Signes formés de noms géographiques
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) > Signes formés de noms géographiques > Usage de noms ou signes géographiques

 Art. 2 lit. a et c LPM, art. 47 LPM

Les produits de mode et de cosmétique s’adressent principalement au public au sens large, lequel ne doit pas être nécessairement intéressé par la mode (consid. 5.6). Les villes de Burlington (Vermont/USA et Ontario/Canada) ne sont pas des destinations de masse pour le cercle des destinataires suisses déterminants et n’ont par ailleurs aucune signification économique ou politique prééminente pour celui-ci (consid. 6.4). Ces deux villes ne sont donc pas connues des destinataires visés, de sorte qu’ils n’associent pas le signe « BURLINGTON » à un lieu. « BURLINGTON » ne constitue de ce fait pas une indication de la provenance géographique (art. 47 LPM). Pour les produits revendiqués en classes 3, 14, 18 et 25, le signe n’appartient de ce fait pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et n’est pas non plus trompeur (art. 2 lit. c LPM) (consid. 6.5). En raison des efforts publicitaires du déposant, et de son usage depuis des années en Suisse pour des vêtements (classe 25), la marque verbale « BURLINGTON » est perçue par le cercle des destinataires pertinents en Suisse comme une indication de la provenance commerciale ou comme un nom de famille. Le signe bénéficie donc d’une force distinctive (consid. 6.6-6.7).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) > Signes formés de noms géographiques

Art. 2 lit. a LPM

Les mots sous-jacents (au terme « Frankonia ») « Franken » ou « Frank » ont de nombreuses significations géographiques et non géographiques (consid. 6.1). En allemand, « FRANKONIA » n’est plus compris comme une indication géographique, dès lors que cette région s’appelle désormais « Franken » (consid. 6.6). En italien et en français, les termes « Franconia » et « Franconie » ne revêtent plus aucune signification actuelle et ne sont guère plus utilisés dans la presse (consid. 6.7-6.9). Le signe « FRANKONIA (fig.) » n’est de ce fait pas compris comme une indication de provenance par le cercle des consommateurs visés et possède donc une force distinctive (consid. 6.13).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) > Imposition comme marques de signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a in fine LPM)

Art. 2 lit. a LPM

Le signe « QATAR AIRWAYS » (« Airline aus Katar ») est descriptif du contenu thématique des produits « Papier und Karton, Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel » (classe 16) et appartient donc au domaine public (consid. 4.1.1-4.2 et 5.1-5.3). La simple allégation selon laquelle la recourante est la compagnie aérienne nationale du Qatar ne suffit pas pour considérer que le signe « QATAR AIRWAYS » n’appartient pas au domaine public en lien avec les services « Transportwesen ; Verpackung und Lagerung von Waren ; Veranstaltung von Reisen » (classe 39) (consid. 5.4). Le signe « QATAR AIRWAYS » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu, car il existe suffisamment d’alternatives pour désigner une compagnie aérienne du Qatar (consid. 6.1-6.3). La vraisemblance de l’imposition du signe « QATAR AIRWAYS » comme marque doit également toucher la Suisse italienne, ne peut pas résulter de l’utilisation du signe « QATAR AIRWAYS » à titre de raison de commerce, ne saurait concerner les produits de la classe 16 s’ils ne sont utilisés que comme produits accessoires, ne peut résulter de documents datant d’après le dépôt du signe et n’est pas établie par l’usage du seul élément « QATAR » ou d’un signe figuratif duquel le signe « QATAR AIRWAYS » ressort de manière modifiée, ce d’autant que les moyens de preuve couvrent une période de trois ans seulement. L’imposition du signe « QATAR AIRWAYS » comme marque n’est dès lors pas rendue vraisemblable par la recourante (consid. 7.2).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM)

Art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM

Un slogan est susceptible d’être enregistré comme marque au sens de l’art. 1 al. 1 LPM (consid. 4-4.2). La jurisprudence de la CJUE en la matière ne lie pas les autorités suisses (consid. 4.1). Un slogan peut être frappé d’un besoin de libre disposition (consid. 4.3). Le slogan en anglais « WE CARE ABOUT EYECARE » est compris (notamment « Wir sorgen/kümmern uns um Augenpflege/Augenfürsorge » ou « Wir nehmen Augenpflege wichtig ») par ses destinataires (consid. 6 et 7.2). En lien avec des « Appareils et instruments optiques » (classe 9) et des « Services médicaux, soins d’hygiène pour êtres humains ou animaux » (classe 44), il a un caractère descriptif et publicitaire, l’élément graphique du signe « WE CARE ABOUT EYECARE (fig.) » étant par ailleurs trop banal pour lui conférer une quelconque force distinctive. En revanche, en lien avec le service « Traitement de matériaux » (classe 40), le signe n’est ni descriptif ni frappé d’un besoin de libre disposition (consid. 7.3).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) > Signes descriptifs

Art. 2 al. 1 lit. a LPM

Sont exclus de la protection du droit des marques, en raison de leur appartenance au domaine public au sens de l’art. 2 al. 1 lit. a LPM, les signes qui décrivent les caractéristiques, les formes, les propriétés, la quantité, la qualité, les références ou d’autres caractéristiques des produits pour lesquels la protection de la marque est revendiquée et qui ne contribuent ainsi en rien à leur identification ou à leur différenciation. Le caractère descriptif de telles indications doit être immédiatement reconnaissable par le public concerné sans effort de réflexion ou d’imagination particulier. Un slogan est ainsi exclu de la protection en tant que marque lorsqu’il correspond à une indication sur la qualité du produit pour lequel la protection est revendiquée, et que le caractère descriptif du slogan n’a pas besoin d’une fantaisie particulière pour être compris. Le TF examine librement la façon de délimiter le cercle déterminant des destinataires des produits ou services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée. Il s’agit là d’une question de droit, comme l’est celle de savoir, dans le cas de biens de consommation courante, de quelle façon les destinataires appréhendent le signe sur la base du degré d’attention attendu (consid. 2.1). Le slogan EIN STÜCK SCHWEIZ, en relation avec les produits de classe 29 pour lesquels la protection est revendiquée (fromage de l’Emmental) ne peut pas être considéré comme ayant plusieurs significations; en relation avec les produits revendiqués, l’évocation de la tradition suisse – et les attentes en termes de qualité qui en découlent – dominent par rapport à d’autres significations possibles et ce, sans effort d’imagination particulier pour le destinataire moyen (consid. 2.3.1). Il n’est pas déterminant de savoir si le signe provoque immédiatement une association d’idées avec le produit en question. En l’espèce, le slogan EIN STÜCK SCHWEIZ fait directement référence au fait que le produit pour lequel la protection de la marque est revendiquée est un produit traditionnel, typiquement suisse. Le fait qu’il vante directement les qualités du produit est immédiatement et facilement reconnaissable, sans qu’un effort ou une imagination particulière, ou plusieurs étapes de raisonnement ne soient nécessaires (consid. 2.3.2). La « suissitude » du produit ne joue aucun rôle à cet effet (consid. 2.3.3). L’expression EIN STÜCK suivie d’un nom de pays est apparentée à la tournure de phrase EIN STÜCK HEIMAT (un morceau de patrie) et fait ainsi partie du langage général. Il s’ensuit que l’utilisation du slogan EIN STÜCK SCHWEIZ est immédiatement comprise comme étant descriptive par le cercle déterminant des destinataires. N’étant pas particulièrement originale, elle n’est pas non plus apte à rester dans la mémoire du public déterminant comme étant particulièrement propre à individualiser un produit. Enfin, en tant que tournure de langage usuelle, la suite de mots EIN STÜCK SCHWEIZ doit être laissée à la libre disposition du public (consid. 2.3.4).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) > Signes propres à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM)

Art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM

La demanderesse utilise les termes « Skin Caviar » pour des crèmes de beauté à appliquer sur la peau humaine et contenant des extraits de caviar. La défenderesse utilise l’association des mêmes termes pour des préparations (en particulier pharmaceutiques et diététiques) à avaler, entièrement dépourvues de caviar mais qui se veulent luxueuses. L’association des termes « Skin » et « Caviar » constitue une désignation de fantaisie dotée d’un caractère distinctif. Cependant, les termes « skin » et « caviar » en eux-mêmes appartiennent au domaine public (consid. 4.2), et les signes propres à induire en erreur sont exclus de la protection par le droit des marques (consid. 5.1). En l’occurrence, l’utilisation de l’association « Skin Caviar » pour des produits de soins corporels et de beauté à appliquer sur la peau humaine (classe 3) et contenant des extraits de caviar peut être protégée par le droit des marques (consid. 4.2). Il en va autrement pour l’utilisation de la même association pour des « préparations pharmaceutiques et diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical (classe 5) […] à base d’herbes ou d’extraits d’écorce de pin (classe 30), entièrement dépourvues de caviar » (consid. 5.6). Cette association est trompeuse car elle crée, pour le consommateur moyen, l’impression erronée que ces produits contiennent au moins des extraits de caviar. Le caractère trompeur d’une association s’apprécie en fonction du risque de confusion que la marque engendre pour le consommateur moyen (consid. 5.6). La marque de la défenderesse est ainsi nulle.

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM) > Signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM)

Art. 2 al. 1 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM

Les capsules Denner présentent une certaine similitude avec la marque de forme des capsules Nespresso en particulier du point de vue de leur construction en forme de cône tronqué simple coiffé d’un élément supplémentaire. Ces formes sont ainsi semblables et enregistrées pour des produits identiques. Reste donc à déterminer si la similitude des formes des capsules et l’identité des produits génèrent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. La ressemblance dans la forme des produits est une condition de l’existence d’un risque de confusion, mais n’est pas forcément suffisante. Ce qui compte, c’est de savoir si, en raison de la ressemblance des capsules Denner, il est à craindre que de mauvaises attributions surviennent qui mettraient en danger la fonction individualisatrice des capsules Nespresso. De telles mauvaises attributions dépendent de la manière dont les consommateurs perçoivent les signes, dont ils les comprennent et dont ils s’en souviennent. La simple possibilité d’une confusion ne suffit pas, il est nécessaire que le consommateur moyen confonde les marques avec une certaine vraisemblance (consid. 10.caa). Une étude démoscopique sur la base de laquelle 56,4 % des Suisses attribueraient la capsule Denner qui leur est montrée à Nestlé ou la confondraient avec une capsule Nespresso ne lie pas le Tribunal si elle a été réalisée à un moment où sur le marché la capsule Denner n’était encore quasi pas présente et était donc inconnue du public alors que les capsules Nespresso y occupaient une position dominante, et que la confusion a encore été augmentée par l’indication donnée aux personnes sondées que ces capsules étaient compatibles avec les machines Nespresso (consid. 12.c et bb-cc). L’existence d’un risque de confusion ne doit pas être déterminée sur la base d’une comparaison abstraite des formes, mais doit prendre en compte l’ensemble du contexte et des circonstances de la cause (consid. 13). La forme géométrique de base cylindrique et pyramidale du cône tronqué de la marque de la demanderesse, qui se retrouve aussi dans pratiquement toutes les capsules de café disponibles sur le marché suisse, n’a pas été imposée par l’usage fait des capsules, avec cette conséquence que même ces éléments non protégeables pourraient être monopolisés par le titulaire de la marque. Le titulaire d’une marque qui peut être confondue avec une forme géométrique simple de base ne peut pas exiger que, de ce fait, les autres renoncent à utiliser une forme de base qui est en plus dans le cas particulier aussi, dans certains de ses éléments, évidente du point de vue de la technique (consid. 13.b). Le cône tronqué avec son raccord techniquement nécessaire ne peut ainsi pas être monopolisé pour les capsules de café et n’est pas protégé par le droit des marques (consid. 13.baa). L’élément caractéristique de la marque de forme déposée par Nestlé est le « chapeau » de la capsule et c’est à lui qu’une attention particulière doit être portée dans l’examen du risque de confusion, même si ce dernier doit intervenir en fonction de la marque dans son ensemble et pas se limiter à ce seul élément. Lorsque les capsules litigieuses sont examinées obliquement depuis le haut (« von schräg oben »), l’impression qui s’en dégage ne permet pas d’admettre la vraisemblance de l’existence d’un risque de confusion (consid. 13.c). Les capsules Nespresso évoquent par leur forme noble, élégante et lisse l’exclusivité d’un produit de haute qualité. Ces caractéristiques ne se retrouvent pas dans les capsules Denner dont les trous et les étagements ne sont pas esthétiques (« mit unästhetischen Löchern und Abstufungen ») (consid. 13.d-b).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM) > Signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM)

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

Il n’y a pas de similarité entre « Erziehung, Ausbildung, Schulung » (classe 41) et « Unterhaltung, sportlichen und kulturellen Aktivitäten » (classe 41) (consid. 4.3.3). Une marque est protégée dans les proportions dans lesquelles elle est déposée et non pas dans la taille choisie pour sa représentation au registre. En l’occurrence, bien que l’élément verbal « Estavis 1993 » apparaisse minuscule dans le registre en comparaison avec l’élément figuratif, il reste l’élément principal de la marque attaquée (consid. 5.3.2). L’élément verbal « Estavis » est, dans la marque attaquée « ESTAVIS 1993 (fig.) », à ce point similaire à la marque opposante « ETAVIS » que, même considérées de manière attentive, les marques opposées ne peuvent pas ou que difficilement être distinguées l’une de l’autre. Aussi, nonobstant la présence du nombre « 1993 » et de l’élément graphique dans la marque attaquée, il existe, en relation avec des services similaires, un risque de confusion entre les deux marques (consid. 5.3.3).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM) > Signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM)

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

Le fait que les marques opposées présentent toutes un élément cruciforme ne permet pas encore de conclure à la similarité de l’élément graphique (consid. 5.2). L’élément verbal « HERITAGE » (dans son sens propre et figuré) n’est pas distinctif en lien avec des services d’assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières et affaires bancaires (classe 36), car le cercle des consommateurs déterminants y voit un renvoi direct à leur contenu et à leur destination (consid. 6.2.2). L’élément figuratif représenté dans les trois marques opposantes se compose de quatre lettres « H » dont la juxtaposition met en évidence une croix rappelant la croix suisse. Outre le fait qu’il ne paraît pas particulièrement élaboré, l’élément graphique est encore affaibli par la présence d’une croix en son centre, car les croix appartiennent au domaine public (consid. 6.3). Dans une impression d’ensemble, les marques opposantes sont dominées par les éléments verbaux génériques « BANQUE » et « BANK & TRUST », accompagnés du terme faible « HERITAGE », de sorte qu’elles ne sont pourvues que d’une faible force distinctive. Partant, la présence de l’élément verbal « MARCUARD » dans la marque attaquée suffit à la distinguer suffisamment des marques opposantes et à exclure par là tout risque de confusion, direct ou indirect (consid. 6.4).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM) > Signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM)

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

Il y a similarité entre divers services de construction (classe 37) et divers produits métalliques (classe 6) (consid. 3.3.4.5). Vu que la marque opposante « EIFFEL » est reprise à l’identique dans la marque attaquée « GUSTAVE EIFFEL (fig.) », l’ajout du prénom « Gustave », de même que la typographie et le soulignement utilisés dans la marque attaquée, ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre ces marques (consid. 5.3.2).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM) > Signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM)

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

Il y a similarité entre « harnais » et « sellerie », mais pas entre « cuir et imitations de cuir, peaux d’animaux » et « articles en cuir et imitations du cuir » (consid. 7.2.2 et 7.2.3). La marque opposante « SEVEN (fig.) » et la marque attaquée « ROOM SEVEN » se distinguent du point de vue de leur typographie et de leur contenu sémantique. Elles doivent toutefois être considérées comme similaires dès lors qu’elles ont en commun le mot numérique « Seven » (consid. 8.4-8.6). En lien avec les produits de la classe 18, « Seven » ne possède aucune signification descriptive, de sorte que la marque opposante jouit d’un champ de protection normal. Partant, les petites différences entre les signes ne suffisent pas à exclure un risque de confusion (consid. 9.1.2 et 9.2).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM) > Signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM)

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

Il y a similarité entre les services de la classe 35 « Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten » de la marque attaquée et ceux de la classe 42 « Dienstleistungen im Bereich medizinischen Datenaustausches » de la marque opposante (consid. 5). Le terme « medidata », qui se compose des mots anglais « medical » et « data », est sans autre compris en allemand (« medizinische Daten »). En relation avec des services dans le domaine des bases de données médicales, le mot « medidata » est descriptif et appartient au domaine public (consid. 6.4). La marque opposante ne s’est pas imposée dans le commerce, notamment en raison du fait qu’elle a été utilisée dans une forme fortement modifiée par rapport à celle figurant au registre (consid. 6.5). La seule concordance des marques opposées sur l’élément verbal « medidata » n’est pas de nature à fonder un risque de confusion dès lors que cet élément appartient au domaine public. En l’espèce, les différences graphiques entre les marques en conflit sont trop importantes pour qu’il existe un risque de confusion, ce d’autant qu’il est attendu du cercle des consommateurs concernés une attention accrue (consid. 6.6).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM) > Signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM)

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

Il y a identité entre « Vins, spiritueux et liqueurs de provenance valaisanne » (classe 33) et « alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) » (classe 33). Les signes opposés sont similaires du fait de leur concordance sur l’élément verbal « fin bec » (consid. 4.2). Celui-ci est compris dans le sens de « gourmet » et est perçu comme un renvoi descriptif et laudatif aux destinataires des produits, de sorte qu’il appartient au domaine public (consid. 5.3.1). Vu que l’opposante n’a pas rendu vraisemblable la notoriété de sa marque, il n’y a pas lieu de reconnaître à cette dernière un champ de protection élargi (consid. 5.3.3 et 5.4). Compte tenu de la faiblesse de la marque opposante, et attendu que les deux signes n’ont en commun que l’expression « fin bec » relevant du domaine public, les éléments graphiques de la marque attaquée suffisent à la distinguer de la marque opposante et à exclure un risque de confusion (consid. 5.4).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM) > Signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM)

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

La marque opposante est, dans ses formes utilisées, visuellement distincte de sa forme enregistrée. Aussi, le consommateur, habitué à voir des signes différents du signe enregistré, ne percevra pas la marque opposante comme une marque connue. Il a par conséquent été retenu que l’opposante n’avait pas rendue vraisemblable la notoriété de sa marque et que celle-ci ne bénéficiait donc pas d’un champ de protection accru (consid. 8.2.3.2). Les marques opposées ont en commun un élément faiblement distinctif, soit la représentation d’un buste avec une flèche dirigée vers le bas. Les différences entre celles-ci, à savoir la forme de ces représentations et les couleurs, suffisent dès lors à éviter tout risque de confusion direct et indirect entre elles (consid. 9).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM) > Signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM)

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

Il y a similarité entre des informations téléchargeables (classe  9) et des supports de données (classe 9), dès lors que des informations téléchargeables peuvent être enregistrées sur des supports de données (consid. 5.2.2). Il y a une concordance visuelle, phonétique et sémantique entre la marque attaquée « SWISSVIEW (fig.) » et la marque opposante « VIEW ». L’ajout de l’élément « SWISS » dans la marque attaquée n’est pas de nature à écarter cette concordance, du fait qu’il s’agit uniquement d’une désignation géographique (consid. 6.3.3 et 7.1.3). En relation avec les produits et services revendiqués par la marque opposante en classes 9, 35, 38 et 41, l’élément verbal « VIEW » n’est pas descriptif. La marque opposante dispose par conséquent d’une force distinctive et d’un périmètre de protection normal (consid. 7.1.2). Dès lors que la marque opposante est reprise intégralement dans la marque attaquée, les différences visuelles et phonétiques entre les marques ne suffisent pas à exclure un risque de confusion (consid. 7.2).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM) > Signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM)

 Art. 3 al. 1 lit. c LPM

En lien avec des services financiers, la marque « LOMBARD ODIER & CIE » est notoire (consid. 4.3.2). L’élément verbal « LOMBARD », en relation avec les services revendiqués par la marque opposante est, du moins pour les spécialistes de la branche financière, descriptif d’une forme de crédit (crédit Lombard), de sorte qu’il relève du domaine public (consid. 4.2 et 4.4). Le champ de protection accru de la marque opposante ne s’étend pas à l’élément « LOMBARD » (consid. 4.4). S’agissant de la comparaison des signes opposés sur le plan visuel, le trait droit qui traverse la marque attaquée n’influence pas l’impression d’ensemble dès lors que, d’une part, il est très fin et, d’autre part, seul le mot « Lombard » est souligné. L’ellipse est relativement grande par rapport à l’élément verbal et frappe par sa position oblique. Elle n’imprègne toutefois pas l’impression d’ensemble de manière décisive (consid. 5.1.1). Il y a par ailleurs une similarité phonétique entre les marques sur l’élément « Lombard », bien que la marque attaquée se prononce en anglais et la marque opposante en français (consid. 5.2). Les marques en conflit ont en revanche un contenu sémantique différent (consid. 5.3). Vu que l’élément commun « Lombard » appartient au domaine public, il n’y a pas de risque de confusion entre les marques, et ce nonobstant l’identité des services (consid. 6).

• Droit des marques et des indications de provenance
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
• Droit des marques et des indications de provenance > Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM) > Signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM)

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

Le terme « Torres » désigne à la fois un patronyme espagnol connu en Suisse et une ville portugaise, inconnue de la plupart des consommateurs suisses. Par conséquent, la marque « TORRES » évoque avant tout un patronyme et dispose de ce fait d’un champ de protection normal (consid. 6.1.1.2). Il existe un droit à poursuivre l’usage légitime du terme « TORRES » à titre de marque, bien que cette dénomination ne soit pas utilisée pour désigner des vins portugais et ne remplisse donc pas les conditions de protection du Traité du 16 septembre 1977 entre la Confédération suisse et la République portugaise sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et des dénominations similaires (RS 0.232.111.196.54), dès lors que le terme « TORRES » est le patronyme qui figure dans la raison de commerce du titulaire de la marque opposante et que celui-ci l’utilise de longue date à titre de marque (consid. 6.1.3.2). La marque attaquée reprend presque à l’identique la marque opposante, à l’exception du « S » de la marque opposante. L’ajout de l’élément « SARACENA » dans la marque « TORRE SARACENA » ne suffit pas à la distinguer de la marque « TORRES » et à écarter ainsi tout risque de confusion (consid. 6.2).